Unbedeutende Änderung in der Galenik oder neues Erzeugnis?

Ergänzende Schutzzertifikate: BPatG-Urteil könnte zu einer liberaleren Entscheidungspraxis führen

Von Dr. André Guder

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In der Entscheidung 14 W (pat) 25/16 äußert sich das Bundespatentgericht (BPatG) zum Erzeugnis-Begriff des Art. 1 (b) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009. Der 14. Senat hat im September 2017 einen Beschluss zur Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats gefasst und sich dabei dezidiert mit der Frage auseinandergesetzt, wann das Derivat eines Wirkstoffs als eigenständiges Erzeugnis im Sinne des Art. 1 (b) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 angesehen werden kann.

Verfahrenshistorie

Die Beschwerdeführerin hatte am 25.07.2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis „Paliperidonpalmitat“ beantragt. Bei Paliperidonpalmitat handelt es sich um einen Fettsäureester des bereits früher zugelassenen Wirkstoffs Paliperidon. Der Antrag stützte sich auf das europäische Patent EP 0 904 081 (DE 697 08 284), in dem Paliperidonpalmitat gesondert beansprucht wurde, sowie auf die Genehmigung EU/1/11/672/001-006 vom 04.03.2011, mit der das Arzneimittel „Xeplion“ für die Behandlung der Schizophrenie zugelassen wurde.

Die Patentabteilung des DPMA hatte den Antrag mit Beschluss vom 19.10.2016 zurückgewiesen. Als Begründung wurde ausgeführt, dass es sich bei der im Antrag genannten Zulassung für „Xeplion“ nicht um die erste Genehmigung im Sinne des Art. 3 (d) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (im Folgenden AMVO genannt) handele. Die Patentabteilung argumentierte in diesem Zusammenhang, dass das Arzneimittel „Invega“, eine Retard-Formulierung des Wirkstoffs Paliperidon, bereits am 25.06.2007 für die Behandlung der Schizophrenie zugelassen worden sei.

Nach Ansicht der Patentabteilung war die Tatsache, dass sich der vorliegende Erteilungsantrag auf das Erzeugnis „Paliperidonpalmitat“ und damit auf einen Ester von Paliperidon richtete, unerheblich, da Paliperidon und Paliperidonpalmitat nicht als unterschiedliche Erzeugnisse im Sinne des Art. 1 (b) AMVO angesehen werden könnten. Vielmehr handele es sich bei der Verwendung des Esters lediglich um eine „unbedeutende Änderung der Galenik“.

Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt. Die Beschwerdeführerin argumentierte im Rahmen dieses Verfahrens, dass Paliperidon und Paliperidonpalmitat signifikant voneinander abweichende pharmakologische Eigenschaften zeigten, so dass von unterschiedlichen Erzeugnissen ausgegangen werden müsse. Dieser Argumentation ist der 14. Senat gefolgt. Die Beschwerde führte zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis „Paliperidonpalmitat“.

Die Entscheidungsgründe

Der Senat verwies in seiner Entscheidung zunächst auf die Verordnung (EG) Nr. 1610/96 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (im Folgenden PSMVO genannt). Gemäß Erwägungsgrund 17 dieser Verordnung sind deren Erwägungsgründe 13 und 14 auch bei der Auslegung der AMVO zu berücksichtigen und weisen darauf hin, wie ein Wirkstoff und seine Derivate im Rahmen der Erteilung von Schutzzertifikaten einzuordnen sind.

So stellt Erwägungsgrund 13 der PSMVO fest, dass ein Wirkstoff und seine Derivate in der Regel als ein und dasselbe Erzeugnis anzusehen seien. Nach Auffassung des Senats steht die Annahme einer Erzeugnisidentität im Einklang mit dem der Verordnung zugrundeliegenden Prinzip, dass die Erteilung von Schutzzertifikaten auf neue Arzneimittel beschränkt sein soll. Folglich rechtfertigten unbedeutende Änderungen an einem Arzneimittel die Erteilung weiterer Schutzzertifikate nicht. Auch der Europäische Gerichtshof sei in seiner Entscheidung „Farmitalia“ (EuGH, GRUR Int. 2000, 69) zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Wirkstoff und seine pharmakologisch gleichwertigen Derivate als dasselbe Erzeugnis zu werten seien.

Andererseits ist nach Ansicht des Senats dem Erwägungsgrund 14 der PSMVO zu entnehmen, dass ein Wirkstoff und seine Derivate ausnahmsweise auch als unterschiedliche Erzeugnisse angesehen werden können, wenn die Derivate, wie im vorliegenden Fall, Gegen-stand von Patenten sind, in denen sie spezifisch beansprucht werden. Hierzu sei allerdings erforderlich, dass die miteinander zu vergleichenden Stoffe unterschiedliche arzneiliche Wirkungen entfalteten. Der Senat verweist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung „Forsgren“ des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), in der dieser festgestellt hatte, dass eine arzneiliche Wirkung voraussetze, dass ein Stoff eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung ausübe (vgl. EuGH, GRUR Int. 2015, 272, Rdn. 25). Es war somit nach Ansicht des Senats zu prüfen, ob Paliperidonpalmitat im Vergleich zu Paliperidon eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung ausübe, die sich von der von Paliperidon unterscheide.

Bei der Aufklärung dieser Frage zog der Senat Überlegungen zum Arzneimittelrecht heran. So verwies er darauf, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber für das arzneimittelrechtliche Zulassungsverfahren in Art. 10 (2) b) Satz 2 der Richtlinie 2001/83 bereits festgelegt habe, dass ein Wirkstoff und seine Derivate als derselbe Wirkstoff zu werten seien, es sei denn, ihre Eigenschaften unterschieden sich erheblich hinsichtlich der Sicherheit und/oder Wirksamkeit. Daher könne nach Auffassung des Senats auch für die zertifikatsrechtlich zu behandelnde Frage, ob es sich bei zwei Wirkstoffen um unterschiedliche Erzeugnisse im Sinne von Art. 1 (b) der AMVO handelt, darauf abgestellt werden, ob deren stoffliche Eigenschaften derart voneinander abwichen, dass sich dies in einer unterschiedlichen pharmakologischen, immunologischen oder metabolischen Wirkung niederschlage.

Vor diesem Hintergrund kam der Senat zu dem Ergebnis, dass bei den beiden chemischen Verbindungen Paliperidon und Paliperidonpalmitat deutlich voneinander abweichende Stoffeigenschaften bestünden, die mit erheblichen, nicht lediglich unbedeutenden Unterschieden in der pharmakologischen und metabolischen Wirkung einhergingen. So hob der Senat insbesondere hervor, dass sich die beiden Verbindungen nach ihrer Verabreichung im menschlichen Körper signifikant unterschiedlich verhalten.

So werde Paliperidonpalmitat nach seiner Verabreichung außergewöhnlich langsam und kontinuierlich im Körper des Patienten freigesetzt. Dies vermeide zum einen hohe Anfangsplasmaspiegel und die damit assoziierten unerwünschten Nebenwirkungen. Zum anderen werde durch die anhaltende Freisetzung des Wirkstoffs eine signifikant verminderte Dosierungshäufigkeit erreicht. Während das Paliperidonpalmitat enthaltende Arzneimittel „Xeplion“ lediglich einmal monatlich verabreicht werden könne, müsse das Paliperidon enthaltende Arzneimittel „Invega“ täglich eingenommen werden. Die verminderte Dosierungshäufigkeit wiederum erleichtere die Einhaltung der ärztlichen Behandlungsrichtlinien, was insbesondere bei Patienten, die unter Schizophrenie leiden, regelmäßig zu größeren Behandlungserfolgen führe.

Darüber hinaus verwies der Senat auf die signifikant unterschiedliche Bioverfügbarkeit der Arzneimittel nach ihrer Verabreichung. Aus der der arzneimittelrechtlichen Genehmigung beiliegenden Zusammenfassung der Merkmale des jeweiligen Arzneimittels sei ersichtlich, dass die absolute Bioverfügbarkeit von Paliperidonpalmitat nach Verabreichung von „Xeplion“ 100% betrage, während die entsprechende Bioverfügbarkeit von Paliperidon nach Verabreichung von „Invega“ 28% betrage.

Im Hinblick auf diese Unterschiede hinsichtlich der pharmakologischen und metabolischen Wirkungen kam der Senat zu dem Ergebnis, dass Paliperidon und Paliperidonpalmitat als verschiedene Erzeugnisse im Sinne von Art. 1 (b) AMVO anzusehen seien. Folglich seien die Voraussetzungen der Art. 3 (c) und (d) der AMVO als erfüllt anzusehen.

Der Senat verdeutlichte, dass auch die frühere Entscheidung „Doxorubicin-Sulfat“ (BGH, GRUR 2009, 41) der Bewertung des vorliegenden Sachverhalts nicht entgegenstehe. In dieser Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof (BGH) trotz vorhandener Unterschiede in der arzneilichen Wirksamkeit zwischen zwei Doxorubicin-Salzen festgestellt, dass beide Salze als dasselbe Erzeugnis anzusehen seien. Nach Ansicht des Senats konnte der BGH seinerzeit die später ergangene Entscheidung „Forsgren“ des EuGH nicht berücksichtigen, die die Bedeutung etwaiger Unterschieden bezüglich der pharmakologischen und metabolischen Wirkungen zwischen verschiedenen Verbindungen hervorhebt.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts könnte zu einer liberaleren Entscheidungspraxis bei der Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten führen. Das Bundespatentgericht hat entschieden, dass in Fällen, bei denen ein ergänzendes Schutzzertifikat für ein Salz oder ein Derivat eines bereits zugelassenen Wirkstoffs beantragt wird und dieses Salz oder Derivat seinerseits Gegenstand eines Patents ist, in dem dieses spezifisch beansprucht wird, ein Schutzzertifikat erteilt werden kann, wenn das Salz oder Derivat eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung ausübt, die sich von der entsprechenden Wirkung des ursprünglichen Wirkstoffs ausreichend unterscheidet.

Die eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung kann sich, wie im vorliegenden Fall, in einer unterschiedlichen Dosierungshäufigkeit oder in einer abweichenden Bioverfügbarkeit widerspiegeln. Daneben sollten jedoch auch andere Unterschiede herangezogen werden können, die auf ein eigenständiges Erzeugnis im Sinne des Art. 1 (b) der AMVO hindeuten. So ist denkbar, dass Unterschiede hinsichtlich der Toxizität, der Nebenwirkungen oder der Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln gleichermaßen auf ein eigenständiges Erzeugnis verweisen, insbesondere wenn diese Unterschiede dazu führen, dass das Salz oder Derivat des Wirkstoffs im Gegensatz zum Wirkstoff selbst in einer größeren Patientengruppe oder in einer zuvor ausgeschlossenen Patientengruppe angewendet werden kann. Auch diese Unterschiede sollten die Erteilung eines weiteren ergänzenden Schutzzertifikats rechtfertigen.

guder@uex.de