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Im Blickpunkt: die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts zur Übertragung des Prioritätsrechts

Von Dr. Albrecht von Menges

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Einleitung

Bereits Art. 87 EPÜ weist darauf hin, dass das Prioritätsrecht neben dem Inhaber der Erstanmeldung („Prioritätsanmeldung“) auch dessen Rechtsnachfolger zustehen kann. Das EPÜ enthält jedoch keine Vorschriften zu den (formalen) Erfordernissen einer wirksamen Übertragung des Prioritätsrechts auf den Rechtsnachfolger.

Bis vor wenigen Jahren hat die Frage der Inanspruchnahme der Priorität unter dem Gesichtspunkt der rechtmäßigen Übertragung des Prioritätsrechts auf den Anmelder einer Nachanmeldung in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA auch nur selten ein Problem erzeugt und daher nur wenig Aufmerksamkeit erfahren. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert. Inzwischen gibt es mehrere Entscheidungen, in denen eine Beschwerdekammer eine Inanspruchnahme der Priorität verneint hat, weil die Übertragung des Prioritätsrechts auf den Anmelder der Nachanmeldung unwirksam war. In Fällen, in denen die Erfinder selbst die technische Lehre der Prioritätsanmeldung zwischen Erst- und Nachanmeldung veröffentlicht haben, führt die Aberkennung des Zeitranges der Prioritätsanmeldung regelmäßig zu einer Zurückweisung der Nachanmeldung oder zum Widerruf eines darauf erteilten Patents. Auch Veröffentlichungen Dritter im Prioritätsjahr können in diesen Fällen fatale Auswirkungen auf die Patentfähigkeit der technischen Lehre der Nachanmeldung haben.

Soweit der Inhaber der Erstanmeldung sich daher vom Inhaber der Nachanmeldung unterscheidet, kann die Frage, ob das Prioritätsrecht wirksam übertragen wurde, also entscheidende Auswirkungen auf die Schutzfähigkeit der Erfindung haben. Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über die in einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern aufgeworfenen Probleme. Abschließend wird erläutert, wie diese Probleme vermieden werden können.

Die Entscheidung T 62/05

In dem Fall, welcher der Entscheidung T 62/05 zugrunde lag, wurde als Nachanmeldung eine europäische Patentanmeldung im Namen der General Electric Company eingereicht, während die japanische Prioritätsanmeldung im Namen der Nihon GE Plastics K.K. eingereicht worden war. Nach der Erteilung wurde das europäische Patent auf die GE Plastics Japan K.K. übertragen, wobei es sich bei dieser Bezeichnung um die englische Übersetzung von Nihon GE Plastics K.K. handelte. Die Beschwerdekammer kam zu dem Ergebnis, dass das erteilte Patent die Priorität nicht wirksam in Anspruch nehmen kann, da eine wirksame Übertragung des Prioritätsrechts im Prioritätsjahr nicht nachgewiesen werden konnte. In der Entscheidung bestätigt die Beschwerdekammer zunächst, dass das EPÜ keine formalen Voraussetzungen für eine Übertragung des Prioritätsrechts enthält. Die Beschwerdekammer erklärt jedoch ebenfalls, dass eine wirksame Übertragung des Prioritätsrechts dem gleichen Beweismaßstab genügen sollte, der auch für eine wirksame Übertragung einer europäischen Patentanmeldung angelegt wird, für die Art. 72 EPÜ die Schriftform vorsieht.

Die Entscheidung T 205/14

In der Entscheidung T 205/14 widersprach eine andere Beschwerdekammer ausdrücklich dieser Schlussfolgerung aus T 62/05. Die Beschwerdekammer sah keinen Grund, warum die in Art. 72 EPÜ festgelegten Vorschriften für die Übertragung einer europäischen Patentanmeldung über ihren Geltungsbereich hinaus auf die Übertragung der Prioritätsanmeldung ausgedehnt werden sollten. Die Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, dass eine wirksame Übertragung des Prioritätsrechts nicht zwingend durch eine schriftliche Übertragungserklärung erfolgen müsse. Die Rechtmäßigkeit der Übertragung des Prioritätsrechts wurde in diesem Fall nach israelischem Recht geprüft, da die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gekommen war, dass sich das anwendbare Recht aus den zwischen den Erfindern und dem Arbeitgeber bestehenden Arbeitsverträgen ergab. Die in diesem Fall vorgelegten Beweismittel konnten die Beschwerdekammer davon überzeugen, dass die Erfindung israelischer Arbeitnehmer nach israelischem Patentrecht auch ohne schriftliche Übertragung Eigentum des Arbeitgebers wurde. Im Ergebnis hat die Beschwerdekammer die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs in diesem Fall daher anerkannt.

Entscheidung T 577/11

Auch in der Entscheidung T 577/11 musste sich die Beschwerdekammer mit der Frage der Rechtmäßigkeit der Übertragung des Prioritätsrechts beschäftigen, da die Prioritätsanmeldung und die europäische Nachanmeldung im Namen verschiedener Firmen eingereicht worden waren. In der Entscheidung bestätigte die Beschwerdekammer zunächst, dass die Frage des anwendbaren Rechts relevant sein könne, kam schließlich aber zu dem Ergebnis, dass dies im vorliegenden Fall keine Rolle spiele, da die seitens der Patentinhaberin vorgelegten Beweismittel eine wirksame Übertragung des Prioritätsrechts vor dem Anmeldetag unter keinen der gegebenenfalls anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften belegen konnten. Die Patentinhaberin hatte unter anderem argumentiert, dass eine schriftliche Übertragungserklärung, die nur wenige Tage nach Einreichung der Nachanmeldung unterzeichnet worden war, eine rückwirkende Übertragung des Prioritätsrechts bewirke. Die Beschwerdekammer widersprach dieser Auffassung und erläuterte, dass sich die Notwendigkeit einer Übertragung des Prioritätsrechts vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung bereits aus dem Wortlaut des Art. 87 EPÜ ergebe („Jedermann, der … eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger … genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten …“). Die Beschwerdekammer gelangte insbesondere zu dem Ergebnis, dass durch diesen Wortlaut eine Zeitspanne definiert werde, die mit der Erstanmeldung beginnt und vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung endet.

Die Entscheidung T 1201/14

In der Entscheidung T 1201/14 erläuterte die Beschwerdekammer ebenfalls, dass bereits der Wortlaut des Art. 87 EPÜ eine wirksame Übertragung des Prioritätsrechts nur vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung zulasse. Die Beschwerdekammer wies ferner darauf hin, dass das Prioritätsrecht unabhängig vom Recht an der Erstanmeldung selbst übertragen werden könne und folgerte daraus, dass das Prioritätsrecht ein unabhängiges Eigentumsrecht darstelle. Die Übertragung der Prioritätsanmeldung führe daher nicht zwangsläufig zur Übertragung des Prioritätsrechts. In diesem Fall beschäftigte sich die Beschwerdekammer ausführlich mit der Beweislast und dem bei der Beweiswürdigung anzuwendenden Maßstab. Dabei kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass die Beweislast bei der Anmelderin oder der Patentinhaberin liege, da nur diese Zugang zu den relevanten Unterlagen habe. Aus dem gleichen Grund befand die Beschwerdekammer, dass die vorgelegten Beweismittel dem strengeren Beweismaßstab genügen und eine wirksame Übertragung „zweifelsfrei“ beweisen müssten. Auch in diesem Fall kam die Beschwerdekammer letztlich zu dem Ergebnis, dass keine der von der Patentinhaberin vorgelegten Beweismittel eine wirksame Übertragung des Prioritätsrechts vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung unter einer von gegebenenfalls mehreren verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften belegten. Das Patent wurde aufgrund  mangelnder Neuheit im Hinblick auf eine Veröffentlichung aus dem Prioritätsjahr widerrufen.

Fazit

Die hier zusammengefassten Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts sind teilweise widersprüchlich und zeigen so, dass sich die Rechtsprechung zur Frage der wirksamen Übertragung des Prioritätsrechts noch in der Entwicklung befindet. Obwohl es Entscheidungen gibt, die ausdrücklich feststellen, dass eine gesonderte schriftliche Übertragung des Prioritätsrechts nicht zwingend notwendig ist, zeigt sich auch, dass alle von den Beschwerdekammern angesprochenen Probleme durch eine schriftliche Übertragungserklärung einfach hätten vermieden werden können. Soweit eine Nachanmeldung von einer natürlichen oder juristischen Person eingereicht werden soll, die sich vom Inhaber der Erstanmeldung unterscheidet, ist daher dringend anzuraten, dass der Inhaber der Erstanmeldung und der Inhaber der Nachanmeldung vor der Einreichung der Nachanmeldung eine schriftliche Übertragungserklärung anfertigen und unterschreiben, in der die Übertragung des Prioritätsrechts auf den Inhaber der Nachanmeldung ausdrücklich festgestellt wird.

menges@uex.de