Nur scheinbar Klarheit geschaffen

Die Praxis des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) zu Disclaimern, oder: Wie man einen gordischen Knoten entwirrt und wieder knüpft

Von Dr. H. Ulrich Dörries und Dr. Holger Schimmel

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Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts quillt geradezu über von Entscheidungen, die die Zulässigkeit einer Änderung des Anspruchs unter Art. 123(2) EPÜ zum Gegenstand haben. Unter derartigen Änderungen spielen die vom Anmelder absichtlich eingeführten negativen Abgrenzungen zum Stand der Technik – die Disclaimer – eine für die Abgrenzung mitunter wichtige Rolle, und dementsprechend waren sie auch schon häufiger Gegenstand von Vorlagen an die Große Beschwerdekammer. Unglücklicherweise war es jedoch bisher immer noch so, dass keine dieser Entscheidungen endgültige Klarheit bezüglich der Kriterien der Zulässigkeit solcher Änderungen gebracht hat, und wenn die Patentwelt schon aufatmen wollte angesichts der umfangreichen Richtlinien, die ihr diesbezüglich in der Entscheidung G 1/03 an die Hand gegeben wurden, so musste sie doch spätestens angesichts der Entscheidung G 2/10 metaphorisch gesprochen wieder die Luft anhalten. Denn es schien nicht wenigen Beobachtern schwer bis unmöglich, die Prinzipien aus beiden Entscheidungen miteinander in Einklang zu bringen. Die jüngste Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/16, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, stellt zwar auf einfache Art und Weise das Gleichgewicht zwischen den beiden früheren Entscheidungen wieder her. Jedoch wird sie kaum die letzte bleiben, denn die hierfür benötigten Hilfserwägungen sind selbst mit Unklarheiten befrachtet.

Der rechtliche Rahmen für Disclaimer: G 1/03

In dieser Entscheidung wurde die Zulässigkeit eines Disclaimers grundsätzlich bejaht, wenn er eines der folgenden Kriterien erfüllt (die sich im Leitsatz unter Punkt 2.1 wiederfinden):

  • Der Disclaimer stellt die Neuheit des Anspruchsgegenstands gegenüber einem Stand der Technik her, der gemäß Art. 54(3) EPÜ beachtlich ist, der also nur für die Neuheitsprüfung relevant ist.
  • Der Disclaimer stellt Neuheit gegenüber einem Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ, also dem sogenannten „vollen“ Stand der Technik, wieder her, wenn es sich dabei nur um eine „zufällige Offenbarung“ („Accidental Disclosure“) handelt, wobei dieser Begriff in der Entscheidung ausführliche und praktikable Erläuterungen erfuhr.
  • Der Disclaimer dient zur Abgrenzung der Erfindung von Gegenständen, die aus nichttechnischen Gründen unter Art. 52–57 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen sind.

Gleichzeitig wurde festgehalten, dass Disclaimer nicht dazu zweckentfremdet werden dürfen, um andere technische Patentierungshindernisse (etwa unter Art. 56 oder 83 EPÜ) auszuräumen. Ferner wurde festgehalten, dass ein Disclaimer nicht breiter sein darf als nötig und dass er nicht zu Unklarheiten im Anspruch führen darf. Aber der Abschnitt der Entscheidung, der für Unsicherheit bei den Anwendern sorgen sollte, fand sich bereits unter Abschnitt 1 des Leitsatzes: Die Große Beschwerdekammer sah einen Disclaimer auch dann als zulässig an, wenn weder der Disclaimer selbst noch der durch ihn aus dem Anspruchsbereich entfernte Gegenstand eine Basis in der ursprünglichen Anmeldung fanden.

Diese Richtlinien waren aus sich heraus zunächst recht klar verständlich und erwiesen sich in der Praxis auch als anwendbar – bis die Große Beschwerdekammer selbst wieder für Unsicherheit sorgte.

G 2/10 – Der „Goldstandard“

Denn im Leitsatz 1a ihrer Folgeentscheidung G 2/10 zur Zulässigkeit von Disclaimern schrieb die Große Beschwerdekammer kurz und knapp:

 „An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter dis­closed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.“

Eigentlich war dieser Wortlaut nichts Neues, denn bereits in G 3/89 und G 11/91 hatte die Große Beschwerdekammer diesen sogenannten „Goldstandard“ zur Zulässigkeit von Änderungen unter Art. 123(2) EPÜ entwickelt: Danach galt als unproblematisch, was der Fachmann direkt und unzweifelhaft unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens und von einem objektiven Standpunkt vom Zeitpunkt des Anmeldetags aus den eingereichten Unterlagen als Ganzes entnehmen konnte.

Das Problem ergab sich erst in dem Moment, in dem man es mit sogenannten „nicht ursprünglich offenbarten“ Disclaimern zu tun bekam – also mit solchen Änderungen, für die sich in der Anmeldung eben gerade keine Basis fand und auch teilweise nicht finden konnte, etwa wenn der auszuschließende Gegenstand von einer im Sinne von Art. 54(3) EPÜ nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung mit besserem Zeitrang definiert wurde. Nun hatte zwar die Große Beschwerdekammer in G 1/03 solche Disclaimer ohne Basis ausdrücklich zugelassen – aber welche Bedeutung sollte dann die jüngere Entscheidung G 2/10 demgegenüber entfalten, die wieder explizit auf den Offenbarungsgehalt der Anmeldung als Zulässigkeitskriterium abstellte? Wenn man den „Goldstandard“ wörtlich nehmen wollte, dann blieb fast nichts anderes übrig als anzunehmen, dass die Entscheidung G 1/03 stillschweigend rückgängig gemacht worden war.

G 1/16 – „Alexanders Schwerthieb“

Die Lösung für dieses Problem erwies sich dann als unerwartet einfach. Zwar bestätigt die Große Beschwerdekammer in G 1/16 (Punkt 35–36) noch einmal das Prinzip, wonach es einem Anmelder durch Art. 123(2) EPÜ verwehrt ist, nachträglich einen technischen Beitrag in seine Anmeldung hineinzubringen, der sich nicht bereits ursprünglich darin findet. Im Lichte dieser Überlegungen bestätigt die Große Beschwerdekammer auch noch einmal den „Goldstandard“ als den einschlägigen Test für die Zulässigkeit einer Änderung unter Art. 123(2) EPÜ. Dann allerdings wird eingestanden, dass die strikte Anwendung dieses Tests den nicht ursprünglich offenbarten Disclaimern keine Chance mehr lässt. Um dieses Ergebnis zu vermeiden, erklärt die Große Beschwerdekammer kurzerhand, dass Disclaimer danach zu unterscheiden sind, ob sie Stütze in der Beschreibung finden („Disclosed Disclaimers“) oder nicht („Undisclosed Disclaimers“) – und dass der Test auf Zulässigkeit sich je nach dem Typ des Disclaimers unterscheidet (Punkt 43 der Entscheidung):

„For undisclosed disclaimers the proper test is whether the criteria of G 1/03 are fulfilled, and for dis­closed disclaimers the proper test is the gold standard disclosure test of G 2/10.“

Auf den ersten Blick eine genial einfache Lösung: Für Disclaimer, die in der ursprünglichen Offenbarung keine Stütze finden, sollen ausschließlich die Kriterien aus G 1/03 gelten – für alle anderen dagegen die aus G 2/10 mit dem schon zuvor etablierten „Goldstandard“.

„Zweiklassensystem“ der Bewertung von Disclaimern – Zweifel sind angebracht

Oder ist die Lösung aus G 1/16 vielleicht nur der Ausgangspunkt für die nächste Grundsatzdiskussion? Es ist jedenfalls ohne weiteres vorstellbar, dass nach Schaffung eines solchen „Zweiklassensystems“ der Bewertung von Disclaimern mit unterschiedlichen Offenbarungsstandards Debatten darüber entstehen werden, welcher Kategorie ein konkreter Disclaimer zuzuordnen ist, sei es im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren.

Derartige Debatten über die Natur eines Disclaimers wären wohl nicht weiter problematisch, wenn die Große Beschwerdekammer zugleich mit den jeweils anzuwendenden Standards eine eindeutige Definition der beiden Disclaimertypen geliefert hätte. Allerdings sind genau hier Zweifel angebracht. Denn just in der Definition des offenbarten Disclaimers, also desjenigen Typs, für den im Zweifel die strikteren Zulässigkeitskriterien gelten, hat die Große Beschwerdekammer folgende Definition gegeben (Punkt 15 der Gründe):

„The term ‚disclosed disclaimer‘ relates to the situa­tion in which the disclaimer itself might not have been disclosed in the application as filed, but the subject-matter excluded by it has a basis in the application as filed, e.g., in an embodiment.“

Mit anderen Worten: Gerade für den „offenbarten Disclaimer“ soll eine eindeutige Offenbarung in den Unterlagen nicht erforderlich sein! Vielmehr soll auch eine Stütze in Form einer Ausführungsform („Embodiment“) genügen. Es bedarf keiner großen Phantasie, um hier die nächste „Baustelle“ für Auslegungsdiskussionen und potentielle Fallstricke für Anmelder zu verorten.

Im Ergebnis hat die Entscheidung G 1/16 zwar Klarheit über die grundsätzliche Zulässigkeit beider Disclaimertypen gebracht – wie sich allerdings die Hinweise in der Entscheidung zu deren Einordnung in der Praxis bewähren, wird die Zukunft zeigen müssen.

Ulrich.doerries@df-mp.com

holger.schimmel@df-mp.com