Der Kläger muss nicht immer alles wissen

Im Blickpunkt: die Wahlfeststellung im Patentrecht
Von Hosea Haag

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Der Grundsatz ist klar. Wie in jedem Zivilprozess muss der Kläger auch im Patentverletzungsprozess alle anspruchsbegründenden, für ihn günstigen Tatsachen darlegen und im Bestreitensfall beweisen. Dabei muss ihm der Beklagte und angebliche Patentverletzer auch nicht maßgeblich helfen. Außer wenn der Beklagte im Rahmen der sogenannten sekundären Beweislast (die in der Praxis eine erhebliche Bedeutung hat) und im Rahmen der zivilprozessualen und materiellrechtlichen Vorlageverpflichtungen (die in der Praxis keine besondere Bedeutung erlangt haben) mithelfen muss, obliegt es dem Kläger, alle Tatsachen aufzuklären. So ist das zumindest in Deutschland. Nachdem den deutschen Gerichten dann über Jahre auch noch vorgehalten wurde, dass sie dem Kläger nicht einmal bei der vorgerichtlichen Sachverhaltsaufklärung zur Seite stünden, wie das etwa die französischen Gerichte mit der „Saisie-contrefaçon“ oder die britischen Gerichte mit der „Anton Piller order“ schon länger taten, ließen sich die hiesigen Gerichte dann doch zu entsprechenden Verfahren hinreißen. Die daraus entwickelten Besichtigungsverfahren sind mittlerweile fester Bestandteil des patentrechtlichen Prozessinstrumentariums. Und nun hat mal wieder das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf in einer bislang wenig beachteten Entscheidung vom 24.04.2014 zum Az. I-2 U 74/13 eine neue Möglichkeit gefunden, den Kläger mit einer Form der Beweiserleichterung zu unterstützen. In einem Obiter Dictum erlaubt es eine Wahlfeststellung, wenn ein Patentanspruch mehrere Handlungsalternativen umfasst, der Kläger aber nicht feststellen kann, welche der Alternativen von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht wird. Das ist eine erfreuliche Entscheidung, weil sie der materiellen Gerechtigkeit dient. Und wie Vorträgen des Vorsitzenden Richters Dr. Thomas Kühnen zu entnehmen ist, handelt es sich hierbei durchaus nicht um ein Versehen.

Hintergrund der Entscheidung

Das OLG Düsseldorf führte im Zusammenhang mit der Begründung aus, warum es einen Unterlassungsantrag für hinreichend bestimmt hält, der verschiedene Handlungsalternativen bietet. Das dortige Klagepatent schützte – sehr vereinfacht –  ein sich ständig selbst aktualisierendes Navigationsgerät. Hierzu sollte es nach einem geltend gemachten Anspruch aus Wegstreckendaten eine Wegstreckendatei generieren und abspeichern; diese Datei sollte dann „fortlaufend anhand neu generierter Wegstreckendaten … ergänzt und/oder aktualisiert“ werden. Der Kläger beschränkte sich in seinem Klageantrag nicht auf eine der Alternativen „ergänzen“ oder „aktualisieren“, sondern beantragte im vollen Umfang des Anspruches. Die Berufung des Klägers gegen das klageabweisende erstinstanzliche Urteil hat das OLG Düsseldorf zurückgewiesen, weil der Beklagte das geschützte Verfahren in Deutschland nicht ausführte oder anbot; daneben waren auch nach der Beurteilung des Gerichts verschiedene Merkmale der geltend gemachten Ansprüche in den angegriffenen Ausführungsformen nicht verwirklicht. Hierbei kamen die Düsseldorfer Richter jedoch nicht wieder auf die Frage zurück, ob die Wegstreckendatei anhand neu generierter Wegstreckendaten ergänzt und/oder aktualisiert würde.

Begründung des Gerichts

In dem spannendsten Teil des Urteils führt das Gericht trotz der BGH-Entscheidungen „Blasfolienherstellung“ und „Rohrreinigungsdüse II“ (zu Recht) zunächst aus, dass es bei Geltendmachung einer wortsinngemäßen Patentverletzung grundsätzlich für statthaft hält, den Klageantrag nach dem Wortlaut des verletzten Patentanspruchs zu formulieren. Im Interesse des Klägers bietet, so das OLG Düsseldorf, die Orientierung am Anspruchswortlaut eine Gewähr dafür, dass der Urteilstenor nur solche Details enthält, die für die erfindungsgemäße Lehre von Bedeutung sind, und sie verhindert zuverlässig, dass solche Gestaltungsmerkmale Eingang in den Urteilstenor finden, die außerhalb der Erfindungsmerkmale stehen und deswegen den Verbotstenor ungerechtfertigt einschränken würden. Zudem würde eine Konkretisierungspflicht für bestrittene Anspruchsmerkmale es dem Beklagten erlauben, durch ein möglichst weitgehendes Bestreiten von Anspruchsmerkmalen eine zunehmend engere Tenorierung zu erzwingen.

Die alternative Verletzung

Der Bogen zu den alternativen Anspruchsmerkmalen lässt sich von hier schlagen. Denn das OLG Düsseldorf möchte nicht nur keine weitergehende Einschränkung als den Anspruchswortlaut institutionalisieren. Es erlaubt darüber hinaus, Alternativen im Anspruchswortlaut in den Klageantrag mit zu übernehmen. Hierdurch wird der Antrag nach der durchaus richtigen Ansicht des Oberlandesgerichts nicht unbestimmt. Denn das Klagebegehren sei in einem solchen Fall dahingehend zu verstehen, dass eine Verurteilung hinsichtlich sämtlicher Alternativen begehrt werde. Würde eine solche Antragsfassung und Tenorierung nicht zugelassen, ergäbe sich eine Reihe von ungewollten Folgen. Einige davon führt das OLG Düsseldorf auf. So wäre es dann etwa dem Verletzer ohne weiteres möglich, die angegriffene Ausführungsform so abzuwandeln, dass statt der ausgeurteilten Alternative des Patentanspruchs eine von diesem selbst vorgeschlagene andere Alternative benutzt wird. Eine solche Abwandlung wäre gegebenenfalls auch nicht als im Kern gleiche Abwandlung vom Tenor erfasst, weil das Urteil allein mit der Möglichkeit der Verwirklichung einer Alternative der patentgemäßen Lehre befasst ist. Diese Nachteile hätte der Kläger hinzunehmen, obgleich der Beklagte in einem solchen Fall bereits gezeigt hätte, dass er sich über das Klagepatent hinwegzusetzen bereit ist. Der Kläger wäre dann für den Fall eines Wechsels des Beklagten zu einer anderen Ausführungsalternative auf ein neues zeit- und kostenaufwendiges Klageverfahren angewiesen.

Nach diesen Ausführungen folgt in dem Urteil der im Grunde nicht mehr vom Streitgegenstand erforderte, aber hoffentlich noch lange nachhallende Satz: „Soweit der Patentanspruch mehrere Alternativen vorsieht, von denen bei der angegriffenen Ausführungsform eine zwingend verwirklicht sein muss, ermöglicht ein entsprechender Urteilausspruch zudem eine Verurteilung, ohne dass festgestellt werden muss, ob die eine oder die andere Benutzungsalternative vorliegt“.

Die Zulassung der Wahlfeststellung ist der richtige Weg

Wie dieser Entscheidung entnommen werden kann, ist das OLG Düsseldorf der Auffassung, dass ein Patent, welches zwei alternative Lösungswege schützt, von denen zumindest einer von der angegriffenen Ausführungsform zwingend verwirklicht werden muss, in seiner beide Alternativen umfassenden Breite geltend gemacht werden kann, ohne dass es notwendig ist, die Umstände darzulegen und zu beweisen, die zu der Verletzung der einen oder anderen Alternative führen. Dieser Gedanke einer „Wahlfeststellung“ im deutschen Patentrecht wurde vom OLG Düsseldorf nach hiesigem Kenntnisstand in dieser Entscheidung erstmals entwickelt. Es handelt sich bei dieser Entwicklung um eine richtige und sachgerechte Rechtsanwendung.

Wäre eine Wahlfeststellung im Patentrecht aus prinzipiellen Erwägungen heraus abzulehnen, würde dies in so gelagerten Konstellationen zu unerwünschten Ergebnissen führen. Es könnte dann eine Verletzungshandlung, die eine von zwei alternativen Handlungsanweisungen eines Klagepatents verwirklicht, nur im Hinblick auf die tatsächlich verwirklichte Handlungsalternative untersagt werden. Hinsichtlich der anderen Handlungsalternative läge keine Wiederholungsgefahr vor. Ein Unterlassungsanspruch bestünde nicht. Ein entsprechendes klagestattgebendes Urteil würde sodann auch lediglich die eine Handlungsalternative umfassen. Dies könnte sogar ausdrücklich der Fall sein, wenn sich die Parteien über die Verwirklichung der Handlungsalternativen vor Gericht gestritten haben. Dies würde zu dem unerwünschten Ergebnis führen, dass ein Verletzer, der ein Patent in einer ersten Alternative verletzt hat und wegen dieser Verletzung im Patentverletzungsprozess unterliegt, unmittelbar (entsprechend den Handlungsanweisungen des Patents) auf die zweite Alternative umschwenken könnte und die vom Patent gelehrte Umgehungslösung zu der ersten Alternative praktizieren könnte. Die Umgehungslösung, welche aus dem Umfang des Tenors im Verletzungsprozess herausfallen würde, wäre sodann im Patent, dessen Verletzung gerade festgestellt wurde, selbst beschrieben. Der Erfinder hätte dann selbst den Weg für die weitere Verletzung geebnet – zumindest bis zum Abschluss eines weiteren Verletzungsprozesses.

Auch der Weg, solche Konstellationen über die Darlegungs- und Beweislastverteilung zu lösen, kann zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. Im Klartext hieße dies, der Kläger, der weiß, dass eine Alternative seines Patentanspruchs vom Verletzer verwirklicht wird, aber nicht nachweisen kann, welche, würde gezwungen, die Verwirklichung einer der Alternativen vehement zu behaupten und unter Beweis zu stellen und dann zu hoffen, dass der Beklagte im Rahmen der sekundären Beweislast zum tatsächlichen Funktionieren der angegriffenen Ausführungsform vorträgt. Hat der Kläger richtig getippt, bleibt es dabei, hat er falsch getippt, ändert er den Streitgegenstand. Diese Lösung kann also dazu führen, dass der Patentinhaber sich angehalten fühlt, eine Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform zu behaupten, die er bisher noch nicht beweisen kann und deren Nachweis unter Umständen mit sehr erheblichen wirtschaftlichen Aufwendungen verbunden sein kann. Eine solche, aus prozessualen Gepflogenheiten resultierende Behauptung des Klägers könnte sodann dazu führen, dass der Beklagte, zur prozessualen Wahrheitspflicht angehalten und dem Risiko des Prozessbetrugs ausgesetzt, eine angegriffene Ausführungsform nicht substantiiert beschreiben kann. Dies führt zu weniger fundiertem Vortrag und „prozessualen Spielchen“.

Es bleibt demnach zu hoffen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung dem obengenannten Ansatz des OLG keinen Riegel vorschiebt.

haag@ampersand.de

 

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