Unmittelbar anwendbare Legalzession

Im Blickpunkt: Das Erfinderrecht und das Prioritätsrecht – getrennte oder gemeinsame Wege?
Von Dr. Dominik Ho und David Molnia

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Einleitung

Eine unter Nichtigkeitsklägern wie Einsprechenden beliebte Strategie ist es, die Priorität von Patenten über ein Bestreiten der wirksamen Übertragung des Prioritätsrechts auf den Patentinhaber anzugreifen. Diese Strategie hat eine Reihe von Entscheidungen begünstigt, welche die Voraussetzungen für den Nachweis einer wirksamen rechtsgeschäftlichen Übertragung verschärft haben. Dazu gehören das prozessuale Erfordernis eines Rechtsgutachtens bei ersten Hinterlegungen im Ausland (vgl. BGH GRUR 2013, 712, Rn. 12 – „Fahrzeugscheibe“) und das vom EPA im Wege der Rechtsfortbildung aufgestellte Schriftformerfordernis (vgl. EPA, T 62/05, Rn. 3.6; überzeugende andere Ansicht: EPA, T 205/14, Rn. 3.6.1).

Arbeitnehmererfindungen – Problem und Lösung zugleich?

Derartigen Angriffen ausgesetzt finden sich vor allem Patente auf Arbeitnehmererfindungen, welche die Prioritäten von Erstanmeldungen in Anspruch nehmen, die vor dem Inkrafttreten des America Invents Act und dessen Wechsel zum First-to-File-Prinzip hinterlegt wurden. Hatte ein Arbeitnehmer nämlich im Rahmen seiner Tätigkeit für seinen Arbeitgeber eine Erfindung gemacht und strebte der Arbeitgeber Schutz auch in den USA an, musste die Prioritätsanmeldung in den USA hinterlegt werden, um den besten Nutzen aus der nach US-Recht vorgesehenen Grace Period zu ziehen und feindliche Patent­anmeldungen im Prioritätsjahr zu verhindern (vgl. Mayer/Schlenk, Das US-Patent, 4. Aufl., Rn. 369 ff.). Sie musste zudem im Namen des Arbeitnehmers vorgenommen werden, so dass das Prioritätsrecht zunächst in der Person des ­Arbeitnehmers entstand. Der Arbeitgeber hatte in diesen Fällen sicherzustellen, dass er vor der Nachanmeldung Inhaber des Prioritätsrechts geworden war.

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass es an einer wirksamen rechtsgeschäftlichen Übertragung des Prioritätsrechts vor der Nachanmeldung fehlt, ist für den Patentinhaber jedoch nicht zwingend alles verloren. Denn das Prioritätsrecht könnte aufgrund eines Automatismus des deutschen Arbeitnehmererfinderrechts kraft Ge­setzes auf den Arbeitgeber übergegangen sein. Nach §§ 6 und 7 I Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmererfindung nämlich innerhalb von vier Monaten nach Meldung durch den Arbeitnehmer in Anspruch zu nehmen, um die vermögenswerten Rechte an sich zu ziehen. Zeitlich erfolgt die Inanspruchnahme demnach regelmäßig nach der Hinterlegung der Prioritätsanmeldung und vor der ­Nachanmeldung. Dem Arbeitgeber wäre demzufolge bereits geholfen, wenn mit den vermögenswerten Rechten an der Erfindung auch das Prioritätsrecht im Wege der ­Legalzession nach § 7 I ArbEG auf ihn überginge.

Prioritätsrecht als ein Zubehör oder ein Teilrecht des Erfinderrechts?

Nicht zu den vermögenswerten Erfinderrechten nach § 7 I ArbEG gehört allerdings nach der „Initialidee“-Entscheidung des BGH das Recht an einer zuvor hinterlegten Patentanmeldung, weil dieses unabhängig von dessen sachlicher Berechtigung an der Erfindung dem Anmelder aufgrund seiner formellen Rechtsstellung vor dem Patentamt zustehe (vgl. BGH GRUR 2011, 733, 739 – „Initialidee“). Aber lässt sich dieser Gedanke auch auf ein mit der Patentanmeldung entstandenes Prioritätsrecht ausweiten? Mit dieser Frage hat sich der BGH in der „Initialidee“-Entscheidung mangels Anlass nicht befasst. Für eine Ausweitung könnte indes sprechen, dass das Erfinderrecht zeitgleich mit der Erstanmeldung entsteht und regelmäßig vertreten wird, dass bei der Übertragung der Erstanmeldung das entsprechende Prioritätsrecht mit übergehen solle. Dann gingen allerdings das Prioritätsrecht und das Erfinderrecht getrennte Wege, was vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Funktionen kaum zu rechtfertigen wäre. Zu den vermögenswerten Erfinderrechten gehört nämlich das Recht zur Anmeldung der Erfindung, das eigenständig ausgeübt werden kann. Demgegenüber ist das Prioritätsrecht kein eigenständig wahrnehmbares Recht. Es modifiziert lediglich das Recht zur Anmeldung dahingehend, dass bei der Nach­anmeldung das Anmeldedatum fiktiv auf das Datum der ersten Hinterlegung vorverlegt wird. Einmal in einer Person vereint, gibt es keine plausible Erklärung dafür, das Prioritätsrecht und das Erfinderrecht zu trennen (vgl. Trüstedt, GRUR Ausl. 1965, 573, 577 – „Die Priorität einer Anmeldung nach deutschem Recht unter besonderer Berücksichtigung der Unionspriorität“). Vor diesem Hintergrund drängt es sich vielmehr auf, das Prioritätsrecht als ein dem Erfinderrecht folgendes Zubehör oder als ein Teilrecht des Erfinderrechts anzusehen.

Diese Ansicht ist nicht nur herrschend in der europäischen Rechtsprechung [zur deutschen Rechtslage: BPatG, BeckRS 2015, 09649, Rn. I.1 und I.2; BPatG, GRUR Int. 1982, 452, 453; PA, BlPMZ 1906, 127, 129; zur französischen Rechtslage: TGIV, GRUR Ausl. 1965, 627, 629; zur britischen Rechtslage: HCJ, KCI Licensing Inc & Ors v Smith & Nephew Plc & Ors, EWHC 1487 (Pat), Rn. 59; zur Rechtslage vor dem EPA: J19/87, Rn. 2 und T205/14, Rn. 3.7], sondern folgt auch unmittelbar aus der Entstehungsgeschichte der Rechtsnachfolgeregelung des Prioritätsrechts in Art. 4A I PVÜ. Diese Rechtsnachfolgeregelung ist nämlich nichts anderes als das Resultat einer Kodifikation der Auffassung, dass das Prioritätsrecht demjenigen zusteht, auf den das Erfinderrecht des Erstanmelders übergegangen ist (vgl. hierzu die Erläuterungen des Schweizer Bundesgerichtshofs, BGE 42 II 400, 403 ff. mit Nachweisen zur vorherigen Rechtslage).

Zielsetzung des ArbEG

Schließlich widerspräche eine Trennung des Erfinderrechts und des Prioritätsrechts auch der Zielsetzung des ArbEG. Das ArbEG soll zu einem gerechten Interessenausgleich des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers führen (vgl. BT-Drs. 1648, 12). Weder dem Arbeitgeber noch dem Arbeitnehmer wäre geholfen, wenn nach § 7 I ArbEG zwar die vermögenswerten Erfinderrechte auf den zur Schutzrechtsanmeldung verpflichteten Arbeitgeber übergingen, das Prioritätsrecht aber beim Arbeitnehmer verbliebe. Denn in diesem Fall erhielten der Arbeitgeber regelmäßig kein Patent von wirtschaftlichem Wert und der Arbeitnehmer in der Konsequenz keine Kompensation.

Ergebnis

Die Legalzession des § 7 I ArbEG sollte unmittelbare Anwendung auch auf das Prioritätsrecht finden. Dies entspricht dem Zweck der Rechtsnachfolgeregelung in Art. 4A I PVÜ und des ArbEG und vermeidet unpraktische Ergebnisse. Entsprechend hat auch die Beschwerdekammer 3.3.01 des EPA in einem Fall entschieden, auf den israelisches Arbeitnehmererfinderrecht anzuwenden war (vgl. EPA, T205/14, Rn. 3.7).

dominik.ho@df-mp.com

david.molnia@df-mp.com

 

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