To be continued – again

Im Rennen um die Farb(mark)e Rot ist die Sparkasse eine Länge voraus
Von Judith Hesse, LL.M.

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Der „Wettstreit“ um die Farbe Rot zwischen den Sparkassen und Santander geht in die nächste Runde (vgl. dazu bereits Hesse, Die Sparkasse und Santander: Kopf an Kopf im Rennen um die Farbe Rot – Anmerkung zu BGH, Urteil vom 23.09.2015, I ZR 78/14, in: IntellectualProperty, Ausgabe 03/2015). Hintergrund dieses Streits ist die jahrzehntelange Verwendung eines ganz ähnlichen Rottons beider Geldhäuser für ihren Marktauftritt. Als Santander seit 2004 verstärkt auch Filialen in Deutschland eröffnete, sahen die Sparkassen ihre Rechte an der Farbe Rot zunehmend gefährdet und gingen gegen die Konkurrenz aus Spanien vor. Seither liefern sich die beiden Geldhäuser in diversen Rechtsstreitigkeiten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Farbe Rot. Jedoch ist die Sparkasse der Ziellinie nun ein gutes Stück näher als Santander. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zugunsten der Sparkasse entschieden: Das Sparkassen-Rot bleibt eingetragen (Beschluss vom 21.07.2016, Az. I ZB 52/15).

Worum ging es?

Vor dem Hintergrund des durch die Sparkassen eingeleiteten Verletzungsverfahrens wegen der Verwendung der Farbe Rot durch Santander hatte Santander parallel die Löschung der am 07.02.2002 angemeldeten – nachfolgend dargestellten – abstrakten Farbmarke Rot (HKS 13) des Dachverbandes der Sparkassen-Finanzgruppe (DSGV) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt:

Mit Entscheidung vom 04.09.2003 hatte das DPMA die Anmeldung zunächst wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der DSGV legte dagegen Erinnerung ein, beschränkte die Anmeldung auf Bankdienstleistungen für Privatkunden in Klasse 36 und legte zum Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft ein demoskopisches Gutachten vom 24.01.2006 über eine Ende November und Anfang Dezember 2005 durchgeführte Verkehrsbefragung vor. Danach hatten 67,9 Prozent der befragten Verbraucher die Farbe Rot HKS 13 im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen den Sparkassen zugeordnet. Das genügte dem DPMA, um anzunehmen, dass die Marke von einem wesentlichen Teil der Bevölkerung als Marke erkannt werde und folglich Eintragungsfähigkeit gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG erlangt hätte. Das DPMA hob daraufhin die angefochtene Entscheidung auf und registrierte die Marke am 11.07.2007 unter der Nr. 30211120 für die verbliebenen Dienstleistungen in Klasse 36 als verkehrsdurchgesetztes Zeichen.

Gegen die Eintragung des Sparkassen-Rots ging Santander mit zwei separaten Löschungsanträgen (im Namen der Banco Santander und der Santander Consumer Bank) vor. Die Anträge begründete Santander damit, dass die Farbe Rot im Bereich der Finanzdienstleistungen nicht unterscheidungskräftig sei, da sie von zahlreichen Anbietern verwendet werde. Zudem bestehe ein erhebliches Bedürfnis, die Farbe Rot für alle Wettbewerber freizuhalten. Werde die Farbe Rot der freien Verwendung durch alle Wettbewerber entzogen, so liege darin für die Sparkassen ein unzulässiger Wettbewerbsvorteil. Außerdem seien die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nicht erfüllt gewesen. Da für die Farbe Rot ein besonders starkes Freihaltebedürfnis bestehe, sei eine Verkehrsdurchsetzung von 67,9 Prozent keineswegs ausreichend. Aber auch von einem Durchsetzungsgrad von 67,9 Prozent könne nicht ausgegangen werden; das Gutachten vom 24.01.2006 sei fehlerhaft (vgl. insofern die Sachverhaltsschilderung BPatG, GRUR 2013, 844 – „Sparkassen-Rot“).

Das DPMA wies die Löschungsanträge mit der Begründung zurück, dass das angegriffene Sparkassen-Rot zwar nicht unterscheidungskräftig sei, die Verkehrsdurchsetzung sei jedoch durch das Gutachten und die übrigen vom DSGV vorgelegten Unterlagen nachgewiesen. Das Gutachten sei nicht zu beanstanden, und der nachgewiesene Zuordnungsgrad sei als ausreichend anzusehen. Santander legte Beschwerde gegen diese Entscheidung beim Bundespatentgericht (BPatG) ein.

Boxenstopp in Luxemburg

Zur Vorbereitung der Entscheidung setzte das BPatG das anhängige Beschwerdeverfahren zunächst aus und legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zum erforderlichen Zuordnungsgrad, der Beweislast und dem relevanten Zeitpunkt bei der Prüfung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung vor. Insbesondere war von Interesse, ob es in diesem Zusammenhang auf den Zeitpunkt der Markenanmeldung oder -eintragung ankommt (BPatG, GRUR 2013, 844 – „Sparkassen-Rot“).

Der EuGH bestätigte in ständiger Rechtsprechung, dass an die die Eintragungsfähigkeit begründende Verkehrsdurchsetzung von Farbmarken keine höheren Anforderungen gestellt werden dürfen als bei anderen Markenformen (so traditionell seit EuGH, GRUR 2003, 604 – „Libertel“).

Weiter entschied der EuGH, und das ist bemerkenswert, dass die Rechtsprechung des BPatG, die bei konturlosen Farbmarken eine generelle Marktdurchsetzung von mindestens 70 Prozent als starres Minimum verlange, Unionsrecht verletze. Um eintragungsfähig zu sein, müssten auch Farbmarken, welche grundsätzlich herkunftsneutral seien, für die umfassten Produkte und Dienstleistungen unterscheidungskräftig sein und Rückschluss auf deren Herkunft ermöglichen. Ein bloßes Abstellen auf abstrakte Prozentsätze einer Verbraucherbefragung reiche bei der Feststellung der Verkehrsdurchsetzung nicht aus. Ob ein wesentlicher Teil der Bevölkerung eine Farbe als Marke erkenne, könne maßgeblich auch von deren Marktanteil, Nutzungsdauer, -intensität, geographischer Verbreitung, Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und dem Werbeaufwand des Markeninhabers abhängen (EuGH, GRUR 2014, 776 – „Sparkassen-Rot“).

Zudem bestätigte der EuGH die Spruchpraxis des BPatG, dass nach deutschem Markenrecht eine originär nicht unterscheidungskräftige Marke dann nicht mehr gelöscht werden dürfe, wenn zumindest im Zeitpunkt der Entscheidung über die Ungültigkeitserklärung Verkehrsdurchsetzung vorliege.

Wieder auf der Spur: Das BPatG ist am Zug

Das BPatG ordnete nach Wiederaufnahme des Verfahrens die Löschung der Farbmarke an, da ihr die originäre Unterscheidungskraft fehle und der DSGV die Überwindung dieses Schutzhindernisses mittels Verkehrsdurchsetzung nicht hinreichend nachgewiesen habe (BPatG, GRUR 2015, 796 – „Sparkassen-Rot II“). Obwohl diverse demoskopische Gutachten vorlagen, sah das BPatG eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG weder für den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke noch für den Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschungsanträge als nachgewiesen an. Insofern lieferten, so das BPatG, die demoskopischen Gutachten keine ausreichend gesicherten Erkenntnisse.

Gegen die vom BPatG angeordnete Löschung der Farbmarke Rot hat der DSGV Rechtsbeschwerde eingelegt – und recht bekommen: Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH hat am 21.07.2016 den Beschluss des BPatG aufgehoben und die Beschwerde gegen die Entscheidung des DPMA zurückgewiesen. Der BGH hat entschieden, dass das Sparkassen-Rot nicht im Markenregister zu löschen ist.

Die Farbmarke – abgeschlagen im Feld der Markenformen

Die Entscheidung des BGH führt zunächst die Tradition im Umgang mit abstrakten Farbmarken fort: Abstrakte Farbmarken seien im Allgemeinen nicht unterscheidungskräftig und deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht eintragungsfähig, weil der angesprochene Verkehr eine Farbe regelmäßig als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen wahrnehme. Insoweit folgt der BGH, wie zuvor auch das BPatG, der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung, dass eine abstrakte Farbmarke nur unter außergewöhnlichen Umständen originär unterscheidungskräftig sei. Nämlich nur dann, wenn „die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sind“ (BPatG, GRUR 2013, 844, 845 – „Sparkassen-Rot“). Von einer originären Unterscheidungskraft einer Farbmarke wird folglich auch zukünftig nur in ganz seltenen Ausnahmefällen auszugehen sein. Insofern bleibt es auch nach der Entscheidung des BGH insgesamt schwierig für die Farbmarke.

Die Verkehrsdurchsetzung und die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt

Der BGH nahm aber, anders als das BPatG, eine Verkehrsdurchsetzung für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im Jahr 2015 als gegeben an, was unter anderem mittels der vorgelegten Meinungsforschungsgutachten bestätigt worden sei. Zwar könne dies nicht für den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Sparkassen im Jahr 2002 angenommen werden. Nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG reiche jedoch, wie es der EuGH bestätigt hatte, die Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung über die beantragte Löschung aus, so dass die Farbmarke nicht gelöscht werden könne.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags lag lediglich die Pressemitteilung des BGH zum Beschluss vom 21.07.2016 (Az. I ZB 52/15) vor. Es wird interessant sein, wie der BGH die Marktdurchsetzung des Sparkassen-Rots und die Gutachten der Sparkasse nach den Vorgaben des EuGH im Einzelnen bewertet hat. In diesem Zusammenhang dürfte die Aufgabe der starren 70-Prozent-Grenze als Minimum für die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens insgesamt eine Stärkung der Farbmarke bewirken. Allerdings wird es für den Markenanmelder auch in Zukunft schwierig bleiben, eine Verkehrsdurchsetzung praktisch nachzuweisen.

Nächste Ausfahrt: Hamburg

Das Rennen um die Farbe Rot geht auch nach der diesem Beitrag zugrundeliegenden Entscheidung des BGH weiter. Das OLG Hamburg wird (nach Zurückverweisung vom BGH, Urteil vom 23.09.2015 – Az. I ZR 78/14) nun im Verletzungsverfahren wegen der Verwendung der Farbe Rot zwischen den Sparkassen und Santander zu entscheiden haben. Der BGH hatte bereits angedeutet, dass markenrechtliche Unterlassungsansprüche im Sinne des Verwechslungs- und Bekanntheitsschutzes (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG) wohl nicht vollständig verneint werden könnten. Auch auf dieses Verfahren wird die Entscheidung des BGH zum Bestand der Farbmarke Rot und die dadurch gestärkte Position der Sparkassen Auswirkungen haben.

judith.hesse@df-mp.com