Der Würfel ist gefallen?

Das mögliche Ende des „Rubik’s Cube“ als Marke – Praxisfolgen der aktuellen EuGH-Entscheidung

Von Judith Hesse, LL.M.

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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 10.11.2016 das Urteil des Europäischen Gerichts Erster Instanz (EuG) und die Entscheidung des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) aufgehoben, die den Schutz des Rubik’s Cube („Zauberwürfel“) als dreidimensionale Unionsmarke bestätigt hatten. Das EUIPO hat unter Berücksichtigung der Feststellungen des EuGH nun eine neue Entscheidung gefällt.

Der langjährige Streit um die Markenfähigkeit des Rubik’s Cube geht damit in die nächste Runde. Das Urteil des EuGH ist aber nicht nur für den Rubik’s Cube von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die grundsätzliche Frage der Markenfähigkeit dreidimensionaler Formen: Folgt man nämlich dem EuGH, wird das Kriterium der technischen Bedingtheit zukünftig vertieft geprüft werden müssen, und zwar über die Prüfung der angemeldeten oder registrierten Form der Gestaltung hinaus auch hinsichtlich der möglichen Funktionalität der Gestaltung. Für die deutsche Amtspraxis und Rechtsprechung wird sich dadurch wohl zwangsläufig eine Tendenz hin zu einer – dem EuGH folgenden – restriktiveren Auslegung der markenrechtlichen Ausschlussgründe ergeben müssen.

Eine Marke mit Ecken, Kanten und drehbarem Kern: der „Zauberwürfel“

Der Rubik’s Cube ist eine Entwicklung des ungarischen Architekten und Künstlers Ernö Rubik aus dem Jahr 1974. Die Besonderheit dieses dreidimensionalen Puzzles in Würfelform ist der Drehmechanismus im Innern des Würfels. Dieser Mechanismus erlaubt es, dass die verschiedenen Lagen des Würfels sich durch 90-Grad-Drehungen um ihre jeweilige Raumachse zur Deckung bringen lassen. Darauf basierend, wurde der Würfel 1975 in Ungarn zum Patent angemeldet, später auch in den USA. In Deutschland, wie in den meisten europäischen Ländern, genießt der Rubik’s Cube dagegen keinen Patentschutz.

Seven Towns, ein britisches Unternehmen, das sich im Jahr 1980 zunächst die Vertriebsrechte am Rubik’s Cube sicherte und im Folgenden als Lizenznehmer auch für die Verwaltung und Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums am Rubik’s Cube als zuständig zeichnete und zeichnet, ging in den 80er Jahren im Rahmen diverser Rechtsstreitigkeiten in Europa gegen Nachahmer des Rubik’s Cube vor – mangels Schutz durch gewerbliche Schutzrechte in den meisten Fällen gestützt auf unlautere Nachahmung und/oder Urheberrecht, mit durchaus unterschiedlichem Erfolg. Insbesondere das OLG Frankfurt am Main ließ in seiner Entscheidung vom 08.11.1981 (Az. 6 U 98/81) bereits eine Tendenz zugunsten einer Nachahmungsfreiheit erkennen: Ein Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG ergebe sich nicht aus dem Umstand, dass ein Würfel vertrieben werde, der in seiner äußeren Gestaltung (Größe, Farben, Farbfolge, Raster) wie in seinem technischen Aufbau und seiner Funktionsweise dem Rubik’s Cube fast identisch nachgebildet sei. Denn der identische Nachbau von Produkten eines Wettbewerbers sei grundsätzlich nicht wettbewerbswidrig, sofern, wie im Streitfall, kein Sonderrechtsschutz bestehe (OLG Frankfurt am Main, GRUR 1982, 175, 176 – „Rubik’s Cube“).

Nichtsdestotrotz wurde der Rubik’s Cube auf Antrag von Seven Towns am 06.04.1999 durch das EUIPO (damals noch „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, HABM“) unionsweit als dreidimensionale Marke für „dreidimensionale Puzzles“ kraft originärer Unterscheidungskraft mit folgenden Ansichten eingetragen (EUTM Nr. 000162784):

Der Würfel ist seither – jedenfalls noch – als Marke in der EU geschützt.

EUIPO und EuG: Auf das Äußere kommt es an!

Dies will der Fürther Spielzeughersteller Simba Toys bereits seit November 2006 ändern: Damals hatte Simba Toys einen Antrag auf Löschung der dreidimensionalen Marke „Rubik’s Cube“ beim EUIPO (damals „HABM“) eingereicht, und zwar insbesondere gestützt auf Art. 7

Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV (damals Gemeinschaftsmarkenverordnung, GMV). Nach dieser Vorschrift sind Marken nicht schutzfähig, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Der Rubik’s Cube enthalte nämlich eine in der besonderen Drehbarkeit bestehende technische Lösung, die nur durch ein Patent und nicht als Marke geschützt werden könne. Sowohl die Nichtigkeitsabteilung (Entscheidung vom 14.10.2008) als auch die angerufene Beschwerdekammer des Amts verwarfen den Antrag als unbegründet. Die Beschwerdekammer führte aus, dass die Frage der technischen Bedingtheit sich bereits aus einer Prüfung der registrierten Ansichten der Marke ergeben müsse und nicht auf für den Betrachter nicht sichtbare Merkmale gestützt werden dürfe. Da die registrierte Form des Rubik’s Cube allerdings keine technische Funktion zeigte, könne eine technische Bedingtheit i.S.d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV nicht angenommen werden (EUIPO-BK, Entscheidung vom 01.09.2009, R 1526/2008-2, Rz. 28).

Daraufhin beantragte Simba Toys beim EuG die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO – und scheiterte erneut: Das Gericht entschied mit Urteil vom 25.11.2014 (Az. T-450/09), dass die fragliche Würfelform keine technische Lösung nahelege, die den Schutz dieser Form als Marke verhindere. Das Gericht war insbesondere der Ansicht, dass sich die für den Rubik’s Cube charakteristische technische Lösung nicht aus den Merkmalen dieser Form, sondern allenfalls aus einem nicht sichtbaren Mechanismus im Würfelinnern ergebe. Dabei dürfe man nach Auffassung des EuG nicht die allgemein bekannte Drehbarkeit der einzelnen Spielzeugelemente in die Marke hineindeuten. Maßgeblich sei ausschließlich die im Register enthaltene grafische Darstellung der Marke, aus der sich keine technische Funktionalität ableiten ließe (EuG, Urteil vom 25.11.2014, T-450/09, Rz. 60 ff.).

Simba Toys legte beim Europäischen Gericht Rechtsmittel gegen dieses Urteil ein. Der EuGH sah die Sache anders als EUIPO und EuG.

EuGH: Auch die „inneren Werte“ zählen?

„Solche Merkmale einem Wirtschaftsteilnehmer vorzubehalten würde es den Konkurrenzunternehmen erschweren, ihren Waren eine Form zu geben, die für diese Waren gebrauchstauglich wäre“, heißt es in der Stellungnahme des Generalanwalts Maciej Szpunar. Und weiter: Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV solle verhindern, „dass einem Unternehmen durch das Markenrecht ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann“ (Generalanwalt beim EuGH, Schlussantrag vom 25.05.2016, C-30/15 P, Rz. 33 f.). Danach sei der aus der Eintragung des Zeichens folgende Schutz jeden Puzzletyps mit ähnlicher Form unabhängig von dessen Funktionsweise nicht mit dem Allgemeininteresse vereinbar. Von der Marke Rubik’s Cube sei nämlich potentiell jedes dreidimensionale Puzzle erfasst, „dessen Elemente sich in eine Würfelform ‚3x3x3‘ zusammenbauen lassen“ (Generalanwalt beim EuGH a.a.O. Rz. 97).

Der Ansicht des Generalanwalts schloss sich der EuGH in seinem Urteil vom 10.11.2016 an. Danach sei es gerade Aufgabe der Unionsmarkenverordnung zu verhindern, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird. Das Markenrecht sei nämlich ein „wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbssystems“ in der Union (EuGH, Urteil vom 10.11.2016, C-30/15, Rz. 36). Zu der danach relevanten Frage, ob die Eintragung der Form des Rubik’s Cube als Unionsmarke ihrem Inhaber ein Monopol für eine technische Lösung einräumen könne, betont der EuGH, dass es im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV darauf ankomme, ob die „wesentlichen Merkmale des betreffenden dreidimensionalen Zeichens einer technischen Funktion der Ware entsprechen“. Die Einlassungen des EuG, dass es insoweit nicht auf die nichtsichtbaren Elemente im Inneren des Rubik’s Cube ankomme, weist das EuGH als rechtsfehlerhaft zurück (EuGH a.a.O. Rz. 45). Es sei Aufgabe des EuG gewesen, auch wesentliche nichtsichtbare Elemente in die Prüfung miteinzubeziehen, wie die Drehbarkeit der Einzelteile eines dreidimensionalen Puzzles. Eine mögliche technische Funktion dieses Elements hätte berücksichtigt werden müssen.

Das EUIPO hat nun Gelegenheit, diese Prüfung nachzuholen.

Fazit: Die Lösung des Puzzles ist absehbar

Diese Entscheidung liegt auf einer Linie mit der früheren Entscheidung des EuGH „Pi-Design“ (C-337/12 P bis C 340/12 P). Dort hatte der EuGH bereits deutlich gemacht, dass bei der Beurteilung der technischen Funktionalität einer Marke neben der grafischen Darstellung auch weitere Informationen zu berücksichtigen seien. Zwar lässt das Urteil des EuGH konkrete Leitlinien zu Prüfung dieser technischen Funktionalität vermissen, so dass die Frage zukünftig wohl noch des Öfteren diskutiert werden muss.

Der EuGH hat in der Entscheidung aber deutlich gemacht, dass er die zentrale Rolle des Markenrechts in der Förderung und Schaffung eines unverfälschten Wettbewerbs sieht. Auch wenn die Einbeziehung nichtsichtbarer Elemente des Rubik’s Cube in einem systematischen Widerspruch zu dem Grundsatz der Maßgeblichkeit der angemeldeten oder registrierten Form einer Marke steht, vermag die Entscheidung des Gerichts im Ergebnis aus dogmatischen Überlegungen heraus zu überzeugen. Die Verortung des Streits im Rahmen der Prüfung der technischen Bedingtheit oder Funktionalität des Rubik’s Cube erscheint allerdings sehr ergebnisorientiert: Hier wird es interessant sein, wie die nationalen Gerichte in Zukunft den Ausschlussgrund der technischen Bedingtheit des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV weiter konturieren, ohne ihn auszuhöhlen. In dieser Hinsicht sind die Würfel noch nicht gefallen.

judith.hesse@df-mp.com