Make or buy?

Die Zusammenarbeit von Unternehmen mit externen Kanzleien im Patentbereich

Von Dr. Bernd Janssen, LL.M., und Dr. Jörg Thomaier

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Ausgangslage

Der Mehrwert, den ein den betrieblichen Erfordernissen angepasstes Portfolio an gewerblichen Schutzrechten bietet, ist vielen kleineren und mittleren Unternehmen spätestens nach Etablierung des Begriffs „Hidden Champion“ bewusst. Hidden Champions zeichnen sich dadurch aus, dass sie in engen Nischenmärkten Marktführer sind. Diese Fokussierung ist eine bewusste Strategie der Konzentration auf kleine, meist Premiummarktsegmente, die dazu führt, dass Hidden Champions nicht im Preiskampf mit Konzernen oder Großunternehmen stehen, da diesen das Marktvolumen zu gering ist, und ein Markteintritt lohnt auch, weil die Hidden Champions dort ihren Größenvorteil nutzen können. Dennoch gilt es, das Know-how durch Patente und die Marktpräsenz durch starke Marken abzusichern. Dementsprechend ist auch eine ganze Reihe externer Patent- und Markendienstleister in den unterschiedlichsten Segmenten aktiv, die mehr oder weniger um die Gunst der Unternehmen buhlen. Dies reicht von den klassischen Patent- und Rechtsanwaltskanzleien über Recherchedienstleister bis hin zur Services für die Erledigung von Patent- und Markenformalitäten wie die Zahlung von Verlängerungsgebühren.

Aufgabenspektrum

Die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern wie Patent- und Rechtsanwaltskanzleien ist für jedes Unternehmen unerlässlich, wenn es Auslandsschutzrechte erwerben will, kann aber auch aus anderen Gründen vorteilhaft sein, insbesondere dann, wenn spezielles Know-how erforderlich ist, das im Unternehmen nicht vorhanden ist.

Die Aufgaben, die etwa im Patentbereich zu erledigen sind, sind vielfältig und umfassen die Ausarbeitung, Verfolgung und Bewertung von Patentanmeldungen und Patenten, die Durchführung und Auswertung von Patentrecherchen, die Identifizierung und Verfolgung von Patentverletzungen, die Ausarbeitung und Verhandlung von Lizenzverträgen, die Durchführung der durch das Arbeitnehmererfindergesetz dem Betrieb auferlegten Verpflichtungen, die Überwachung der Zahlung von Jahresgebühren, die Beratung der Forschungsabteilungen in patentrechtlichen Fragen, die Beobachtung von Patentaktivitäten der Konkurrenz und gegebenenfalls die Durchführung von Patenteinsprüchen und -nichtigkeitsverfahren, um nur einige zu nennen.

Die Auswahl geeigneter Dienstleister, die mit der Übernahme zumindest eines Teils dieser Aufgaben betraut werden sollen, stellt viele Unternehmen vor einen nicht unerheblichen Aufwand, denn aus der Vielzahl der Dienstleister mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten ist der „passende“ anhand einer ganzen Reihe an Faktoren auszuwählen. Wichtige Faktoren für die Auswahl des „passenden“ Dienstleisters sind etwa die Größe des eigenen Geschäftsbetriebs, die Branche, in der der Geschäftsbetrieb tätig ist, oder der geographische Bereich, der durch die gewerblichen Schutzrechte abgedeckt werden soll. In Staaten, in denen der Geschäftsbetrieb keine eigenen Niederlassungen mit Patentanwälten oder Patentingenieuren unterhält, ist die Einschaltung von Auslandsvertretern gesetzlich vorgeschrieben. Patent- und Rechtsanwaltskanzleien sollten hinsichtlich technischer Ausrichtung, Größe und Standorten diesen Bedürfnissen angepasst sein, und im Fall der Koordination der Auslandsanmeldungen über ein entsprechendes Netzwerk verfügen.

Intern, extern?

Vor der Vergabe der Zusammenarbeitsaufträge stellt sich den Unternehmen die Wahl, welche Dienstleistungen „im Hause“ erledigt werden sollen und welche an externe Kanzleien oder andere Dienstleister vergeben werden (sogenanntes „make or buy“). Für größere Unternehmen ist es oft rentabler, eine oder mehrere Patentabteilungen an den wichtigsten Standorten zu unterhalten, die mit Patentanwälten oder Patentingenieuren besetzt sind, da eine gleichmäßige Auslastung gegeben und die Qualitätskontrolle einfacher ist. Neben den Kostenerwägungen spielt aber auch die Verfügbarkeit geeigneten und gut ausgebildeten Personals eine wichtige Rolle bei der Besetzung von eigenen Patentabteilungen.

Praxisbeispiel: Bayer AG

Als ein Beispiel sei die Bayer AG genannt, die Patentabteilungen außer in Deutschland als Hauptforschungsstandort auch in den USA, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Brasilien und China unterhält. Die Patentanwälte und Patentingenieure sind in den Patentabteilungen nicht nur mit der Sachbearbeitung von Patentanmeldungen, Einsprüchen und Streitverfahren, sondern auch mit Managementaufgaben hinsichtlich der Verwaltung des Patentportfolios betraut. Bei der Bayer AG werden Dienstleistungen im IP-Bereich dann zugekauft, wenn sie durch eigene Kapazitäten nicht abgedeckt werden können, keine eigenen IP-Standorte unterhalten werden oder die lokale Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter rechtlich erforderlich ist. Die Dienstleister im IP-Bereich werden alle drei bis vier Jahre nach einem Ausschreibungsverfahren unter Mitwirkung von auf die Ausschreibung von IP-Kanzleien spezialisierten Unternehmen und des konzerneigenen Procurements ausgewählt. Neben der Preisfindung wird auch ein Qualitäts-Assessment durchgeführt, das je nach einzukaufender Dienstleistung unterschiedlich erfolgt und gegebenenfalls auch den Besuch beim Dienstleister inklusive „Roadshow“ vor Ort beinhalten kann. Dabei werden mit den externen Dienstleistern für vorher festgelegte Tätigkeiten, soweit möglich, Festpreise vereinbart, um vor allem den Verwaltungsaufwand der Rechnungsbearbeitung klein zu halten. Ziel ist es dabei, für Routinevertretung im Erteilungsverfahren pro Land zwei bis maximal dreí Partner als Standardpartner zu zertifizieren. Im Fall von Streitverfahren werden „Budget-Caps“ für bestimmte Verfahrensstufen vorgegeben, oder es wird in einem Bieterwettbewerb zwischen zwei bis drei für den Fall angefragten Kanzleien ein Preis ermittelt. Damit lassen sich die Kosten in einem gewissen Rahmen vorausplanen und kontrollieren. Die Dienstleister handeln auf unmittelbare Weisung der Sachbearbeiter im Haus und werden in der Regel aus lokal ansässigen Patent- und Rechtsanwaltsbüros ausgewählt.

Praxisbeispiel: Airbus AG

Bei der Airbus AG ist die Patentabteilung überwiegend mit Managementaufgaben betraut. Die Sachbearbeitung der Patentanmeldungen, die Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung und auch die Kommunikation mit den Auslandsvertretern werden durch externe Kanzleien erledigt. Da die Airbus AG mehrere Forschungsstandorte in verschiedenen europäischen Ländern unterhält, werden bei der Auftragsvergabe bevorzugt Kanzleien mit einer Präsenz an diesen Standorten ausgewählt. Auch hier werden für vorher festgelegte Tätigkeiten in der Regel und bevorzugt länderübergreifend Festpreise vorgegeben.

Auswahlkriterien

Für mittlere Unternehmen in Deutschland mit intensiver Forschungstätigkeit ist der Unterhalt einer eigenen Patentabteilung angezeigt, da die Verwaltung der dem Betrieb durch das Arbeitnehmererfindergesetz auferlegten Pflichten schon recht umfangreich ist. Oft sind die Patentabteilungen dann auch mit der Koordination der Auslandsvertreter betraut. Für kleine und mittlere Unternehmen ohne sehr intensive Forschungstätigkeit ist der Betrieb einer eigenen Patentabteilung aber selten rentabel, und auch Mitarbeiter mit einer entsprechend breit angelegten Ausbildung sind oft schwer zu finden.

Die Schwierigkeit für Unternehmen, die nicht über im Patentrecht ausgebildetes Personal verfügen, liegt dann zudem in der Bewertung der angebotenen Dienstleistungen. Neben der technischen und fachlichen Qualifikation der Dienstleister, etwa als Naturwissenschaftler oder Ingenieur in der technischen Sparte, ist der Kontakt der Kanzleien zu entsprechend qualifizierten Kanzleien im Ausland wichtig, damit auch bei Auslandsanmeldungen Schutzrechte von hoher Qualität erworben werden können. Gute Kontakte zu ausländischen Kanzleien in den interessierenden Märkten sichern auch eine effektive Verfolgung und Durchsetzung der Schutzrechte zu marktüblichen Preisen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Dienstleister ist die Transparenz, insbesondere die Kos-tentransparenz. Werden beispielsweise die Kosten externer Dienstleister separat ausgewiesen, wird dadurch die Kostenkontrolle effektiver. Mit einem entsprechend breit aufgestellten Team sollte die Kanzlei Tätigkeitsspitzen in annehmbarer Zeit bewältigen können. Schließlich entwickeln sich Patent- und Rechtsanwaltskanzleien immer mehr zu Strategieberatern und sollten eine auf Risiken und Nutzen gerichtete Beratung anbieten können.

janssen@uex.de

joerg.thomaier@bayer.com