Vorausschauend handeln

Die rechtserhaltende Benutzung von Marken – Praxistipps für ein effizientes Benutzungsmanagement

Von Dr. Björn Bahlmann

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Ist eine Marke eine gewisse Zeit lang eingetragen, muss auf entsprechende Einrede der Nachweis ihrer rechtserhaltenden Benutzung während eines bestimmten Zeitraums nachgewiesen werden, bevor Rechte aus der Marke durchgesetzt werden können. Relevant ist dies zunächst in Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren. Überdies muss die rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen werden, wenn Dritte Löschungsanträge wegen Nichtbenutzung gegen die Markeneintragung stellen, was insbesondere vor dem Unionsmarkenamt mittels eines simplen Formulars möglich ist.

Muss der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung geführt werden, kommen Markeninhaber nicht selten in Schwierigkeiten, weil die betroffene Marke entweder nicht wie markenrechtlich erforderlich benutzt wurde, eine eigentlich erfolgte Benutzung nicht entsprechend dokumentiert wurde und sich dementsprechend Nachweisprobleme ergeben oder aber erheblicher Aufwand und erhebliche Kosten für die Beschaffung und Zusammenstellung der Nachweise entstehen. Derartige Schwierigkeiten lassen sich durch ein vorausschauendes Benutzungsmanagement vermeiden. Dieser Beitrag stellt eine Auswahl von Schritten und Maßnahmen vor, die Markeninhabern dabei helfen können, ein effektives Benutzungsmanagement für ihre Marken zu implementieren, wobei im Zuge der Umsetzung nicht zuletzt auch die Abstimmung zwischen Rechtsabteilung auf der einen und Produkt- und Marketingabteilung auf der anderen Seite gefragt ist.

Benutzung in der eingetragenen Form – Vorsicht bei Markenmodernisierungen

Grundsätzlich erfolgt der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in der im Register eingetragenen Form. Abweichungen sind nur dann unschädlich, wenn sie nicht zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke führen. Wann eine solche Veränderung vorliegt, ist anhand des Einzelfalls zu beurteilen und lässt sich kaum abstrakt definieren. Grundsätzlich sollte jedoch immer dann, wenn Veränderungen an einer Marke vorgenommen werden, auch eine rechtliche Überprüfung auf etwaig erforderliche neue Markenanmeldungen erfolgen. Andernfalls droht dem Markeninhaber das „Worst Case“-Szenario, dass für die eingetragene Marke kein Benutzungsnachweis geführt werden kann (und diese daher nicht durchsetzbar ist) und die benutzte Marke nicht geschützt ist.

Benutzung für die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen

Die Marke muss weiterhin auch für diejenigen Waren und Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist. Das klingt zunächst banal, hat jedoch manchen Markeninhaber schon vor ungeahnte Probleme gestellt, als es darum ging, die rechtserhaltende Benutzung nachzuweisen. Für Aufsehen sorgte insofern insbesondere die sogenannte „Otto-Entscheidung“ des Bundesgerichtshofs (GRUR 2005, 1047). Der BGH hat darin entschieden, dass die Marke eines Händlers nur für (Einzel- und Versand-)Handelsdienstleistungen, nicht aber auch für die angebotenen Waren rechtserhaltend benutzt wird, wenn die Marke nicht zugleich auch eine konkrete Zuordnung zu den einzelnen Waren aufweist. Speziell dann, wenn nur Waren unter Drittmarken vertrieben werden, liegt in der Regel keine rechtserhaltende Benutzung der Marke des Händlers für die Waren selbst vor, sondern nur für Handelsdienstleistungen mit diesen Waren.

Verwendung als Zweitmarke

Werden eigene Produkte eines Markeninhabers unter verschiedenen Eigenmarken vertrieben, kann eine Benutzung einer konzernweiten Dachmarke für die konkreten Produkte dadurch sichergestellt werden, dass diese als Zweitmarke auf den Waren angebracht wird. Erforderlich ist insofern allerdings, dass der Verkehr die Dachmarke noch als selbständige Marke ansieht und diese nicht mit der Erstmarke (also der Eigenmarke) zu einer untrennbaren Gesamtkennzeichnung mit einheitlichem Herkunftshinweis verschmilzt. Insofern bietet es sich beispielsweise an, Erst- und Zweitmarke räumlich getrennt voneinander auf Produktvorder- und -rückseite zu verwenden. Auch hier ist die Abstimmung zwischen Rechts- und Marketing- oder Produktabteilung gefragt.

Datierung von Unterlagen

Unterlagen wie Kataloge, Broschüren, Flyer, Korrespondenz oder Rechnungen sind dann am besten als Benutzungsnachweis geeignet, wenn diese dem relevanten Benutzungszeitraum zeitlich zugeordnet werden können. Während Rechnungen und Korrespondenz in der Regel datiert sind, sollte bei sonstigen Unterlagen wie Katalogen, Broschüren, Flyern etc. auf die – wenn auch nur unauffällig auf der Rückseite erfolgende – Angabe eines Veröffentlichungsdatums (August/2012, 08/12 oder Ähnliches) geachtet werden.

Fokussierung auf absatzstärkste Artikel

Gerade wenn für einzelne Waren eine Vielzahl von Produkten angeboten wird, besteht die Gefahr, dass Benutzungsmanagement zu überfrachten und damit ineffektiv zu machen. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Fokussierung auf diejenigen Artikel vorzunehmen, die innerhalb der betreffenden Warengruppe den größten oder zumindest einen erheblichen Umsatzanteil haben. Zwar ist vor allem in Deutschland zu beachten, dass die Rechtsprechung insbesondere bei Oberbegriffen wie „Bekleidung“ auch eine gewisse Breite bei dem Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung verlangt, weil andernfalls eine Einschränkung des Schutzbereichs auf Unterkategorien des jeweiligen Oberbegriffs droht. Gleichwohl ist es beispielsweise für den Fall, dass ein Markeninhaber mehrere Hundert verschiedene T-Shirt- Modelle unter derselben Marke im Programm hat, ausreichend, mit dem Benutzungsmanagement bei den zwei oder drei verkaufsstärksten Modellen anzusetzen.

Schaffung objektiver Beweismittel

Während das Führen des Benutzungsnachweises im deutschen Recht noch vergleichsweise komfortabel ist und mit der eidesstattlichen Versicherung ein Instrument zur Verfügung steht, mit dem die relevanten Informationen zusammengefasst und vom Markeninhaber selbst bestätigt werden können, sind die Anforderungen beispielsweise des Unionsmarkenamts deutlich strenger, und eine eidesstattliche Versicherung des Markeninhabers allein reicht in der Regel nicht aus, um eine rechtserhaltende Benutzung nachzuweisen. Gefordert werden vielmehr zusätzliche „objektive Nachweise“, aus denen sich die rechtserhaltende Benutzung ergibt. Auch insofern können mit vergleichsweise geringem Aufwand Maßnahmen implementiert werden, um entsprechende objektive Benutzungsnachweise zu generieren.

Rechnungen und Lieferscheine

Rechnungen und Lieferscheine stellen grundsätzlich geeignete objektive Benutzungsnachweise dar. Häufig stellt sich allerdings das Problem, dass aus den Rechnungen und Lieferscheinen entweder gar nicht ersichtlich ist, auf welche Waren oder Dienstleistungen sich diese beziehen, oder aber, dass die Verbindung zwischen den in den Rechnungen und Lieferscheinen enthaltenen Angaben und den konkreten Waren, auf denen die entsprechende Marke verwendet wurde, nur mittels aufwendiger Zwischenschritte möglich ist.

Um dies zu vermeiden, ist es ratsam, auch in den Rechnungen und auf den Lieferscheinen selbst die Marken anzugeben, auf die sich die einzelnen ausgewiesenen Positionen beziehen. Dies erspart den Umweg einer Zuordnung über Artikelnummern oder Ähnliches.

Kataloge und Werbeanzeigen

In Katalogen und Werbeanzeigen stellt sich mitunter das Problem, dass dort zwar die Waren abgebildet sind, auf denen die Marke verwendet wurde, diese Verwendung auf den Abbildungen jedoch nicht erkennbar ist. Insofern bietet es sich an, die Marke separat in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang mit der beworbenen Ware in der Anzeige oder dem Katalog abzubilden.

Bestätigungen Dritter

Als Nachweis mit hohem Beweiswert für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke sind zudem Bestätigungen Dritter anerkannt. Allerdings bestehen häufig Bedenken von Markeninhabern, ihre Kunden mit der Bitte um die Ausstellung von Bestätigungen, dass Waren unter einer bestimmten Marke geliefert wurden, zu „belästigen“. Derartige separate Anfragen bei Kunden erübrigen sich dann, wenn die Bestätigung der Lieferung von Waren unter einer bestimmten Marke sich bereits aus den Lieferpapieren und der Empfangsbestätigung des Kunden selbst ergibt. Auch insofern kann eine entsprechende präzise Bezeichnung des jeweiligen Artikels unter Angabe der Marke, unter der dieser vertrieben wird, helfen, nachfolgenden Aufwand zu vermeiden.

Allerdings betreffen die Vorteile umsichtig aufbereiteter Lieferunterlagen und Rechnungen nicht nur das Verhältnis zwischen dem Markeninhaber und seinen Abnehmern, sondern auch das Verhältnis zwischen dem Markeninhaber und seinen eigenen Lieferanten. Insbesondere dann, wenn der Markeninhaber die Waren nicht selbst produziert, sondern durch Lohnfertiger herstellen und liefern lässt, sollte darauf geachtet werden, dass die gelieferten Waren in den Rechnungen und Lieferscheine nicht lediglich neutral oder mit Artikelnummern bezeichnet sind, sondern dass zugleich auch ein Verweis darauf erfolgt, unter welcher Marke die Waren geliefert wurden.

Wird die Marke lizenziert, sollte in dem Lizenzvertrag eine Regelung vorgesehen werden, wonach der Lizenznehmer auf Aufforderung des Markeninhabers zur Ausstellung von Bestätigungen über die Nutzung der Marke verpflichtet ist.

bahlmann@boehmert.de