Ohne detaillierte Analyse geht es nicht

G 1/15: Es gibt keine „giftigen“ Prioritäten oder „giftigen“ Teilungsanmeldungen

Von Felix Herrmann

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Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) hat in ihrer Entscheidung
G 1/15 nunmehr Klarheit geschaffen, in welchem Umfang ein Patentanspruch sich auf die Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs berufen kann, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs im Vergleich zum Offenbarungsgehalt der prioritätsbegründenden Anmeldung erweitert wurde. Insbesondere behandelt die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung den Fall, dass der (erteilte) Patentanspruch im Vergleich zum Offenbarungsgehalt der prioritätsbegründenden Anmeldung eine Verallgemeinerung enthält.

Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Patentanspruch allgemein Edelmetalle beträfe, während in der prioritätsbegründenden Anmeldung nur ein spezielles Edelmetall, etwa Gold, offenbart wäre. In Bezug auf diese Problematik hatte die frühere Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G2/98 bereits festgestellt, dass dem in der prioritätsbegründenden Anmeldung offenbarten Teil des Patentanspruchs die wirksame Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung zugestanden werden könne, während dem verbleibenden restlichen Teil [des Patentanspruchs nur der Anmeldetag zugestanden werden könne („Teilpriorität“)]. Damit konnten und können unterschiedliche Teile eines Patentanspruchs für die Ermittlung des Stands der Technik für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit unterschiedliche effektive Daten aufweisen, je nach Offenbarungsgehalt und Anzahl der Voranmeldungen, deren Priorität in Anspruch genommen wurde. Insbesondere führte die Entscheidung G 2/98 unter Punkt 6.7 aus:

„Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den gemäß Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, ist nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzeptabel, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird.“

Was bedeutet eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände?

Bezüglich der Fragen, was eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände sei und sinngemäß auch, ob das (explizite) Identifizieren einer solchen beschränkten Zahl von alternativen Gegenständen ein zusätzliches Erfordernis für die wirksame Inanspruchnahme einer Teilpriorität darstelle, hatte die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ­zwischenzeitlich zwei unterschiedliche Ansätze entwickelt: In einigen Entscheidungen (vgl. T1127/00, T 1443/05, T 184/06 etc.) vertraten die Beschwerdekammern die (strenge) Auffassung, dass eine Teilpriorität nur wirksam in Anspruch genommen werden könne, wenn die unterschiedlichen Gegenstände im Anspruchswortlaut individualisiert seien. Dies erwies sich insbesondere in solchen Fällen als problematisch, in denen eine Nachanmeldung beispielsweise eine gegenüber der prioritätsbegründenden Anmeldung erweiterte Bereichsangabe im Patentanspruch (siehe etwa T 1877/08) oder chemische Formeln enthielt. In einem solchen Fall wurde entsprechend dieser strengeren Rechtsprechung die Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung für den Patentanspruch insgesamt, also für den gesamten dort beanspruchten Bereich oder die gesamte chemische Formel, verneint.

Andere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA (vgl. T1222/12 und T 571/10) vertraten einen für den Anmelder großzügigeren teleologischen Ansatz, der sich an den Ausführungen des bereits in der Entscheidung G 2/98 referenzierten Memorandums (M 48/I, Memorandum C) der FICPI zur Münchner Diplomatischen Konferenz 1973 orientiert. Nach diesem teleologischen Ansatz kann ein Patentanspruch (wie auch die Anmeldung insgesamt) bei Vorliegen von Teilprioritäten konzeptionell in eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände unterteilt werden, für die einzeln zu prüfen ist, ob sie einen jeweilig zutreffenden früheren Anmeldetag (Prioritätstag) einer prioritätsbegründenden Anmeldung wirksam beanspruchen können oder nicht. Eine Individualisierung der Gegenstände im Anspruchswortlaut ist nach diesem Ansatz somit nicht erforderlich.

In dem oben angeführten Beispiel einer Bereichserweiterung in der Nachanmeldung würde dies also dazu führen, dass für den in der prioritätsbegründenden Anmeldung bereits offenbarten Teilbereich des beanspruchten Bereichs der Prioritätsanspruch wirksam wäre, während nur der nicht der prioritätsbegründenden Anmeldung offenbarte verbleibende Teilbereich des beanspruchten Bereichs die Priorität nicht wirksam in Anspruch nehmen könnte und somit nur den Anmeldetag der Nachanmeldung als effektiven Zeitrang zugesprochen bekäme.

Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer …

Mit der Entscheidung G 1/15 schließt sich die Große Beschwerdekammer des EPA diesem teleologischen Ansatz an und betont, dass die Entscheidung G 2/98 (insbesondere der oben zitierte letzte Satz aus Punkt 6.7) keine zusätzliche Bedingung für die wirksame Inanspruchnahme einer Teilpriorität impliziere, sondern dafür lediglich eine unmittelbare und eindeutige für den Fachmann im Sinne des Art. 83 EPÜ ausführbare Offenbarung des Gegenstands in der prioritätsbegründenden Voranmeldung erforderlich sei (vgl. Leitsatz und Punkt 5.3 der Entscheidung G 1/15).

Die Entscheidung G 1/15 der Großen Beschwerdekammer des EPA schafft nicht nur hinsichtlich der (wirksamen) Beanspruchung von Teilprioritäten Klarheit, sondern bedeutet auch, dass eine zwischen Prioritätstag und Anmeldetag (Prioritätsintervall) datierende Offenbarung in der Prioritätsanmeldung oder einer Stamm- oder Teilungsanmeldung, die ebenfalls die Priorität der Prioritätsanmeldung in Anspruch nimmt, für denjenigen „Teilgegenstand“ eines Patentanspruchs, der eine Teilpriorität aus der Prioritätsanmeldung wirksam in Anspruch nimmt, keinen Stand der Technik bilden kann.

Damit entzieht die Große Beschwerdekammer dem in den vergangenen Jahren entwickelten Konzept der „toxischen Priorität“ seine Basis. Der nunmehr verworfenen Auffassung folgend, dass einzelnen Gegenständen in einem Patentanspruch nur dann „Teilprioritäten“ zukommen sollen, wenn die einzelnen Gegenstände im Anspruchswortlaut individualisiert sind, hätte einem Patentanspruch einer EP-Patentanmeldung (Nachanmeldung), der eine Verallgemeinerung gegenüber der Offenbarung der früheren EP-Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, die wirksame Inanspruchnahme des Prioritätstags aus der früheren EP-Anmeldung versagt werden müssen. Daraus folgt, dass der Anmeldetag der Nachanmeldung für die Bestimmung des Stands der Technik gemäß Art. 54 (2) und (3) EPÜ ausschlaggebend wäre. Damit würde die frühere EP-Anmeldung für die (eigene) spätere EP-Patentanmeldung den Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ bilden und stünde somit dem verallgemeinerten Patentanspruch der späteren EP-Anmeldung neuheitsschädlich entgegen („giftige veröffentlichte EP-Prioritätsanmeldung“). Gleiches würde für das Verhältnis von EP-Teilungsanmeldung(en) und ihrer EP-Stammanmeldung(en) gelten, die den Prioritätstag einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen. Würde etwa ein Patentanspruch in der EP-Stammanmeldung eine Verallgemeinerung gegenüber der Offenbarung der früheren Anmeldung (Prioritätsanmeldung) enthalten und den Zeitrang der früheren Anmeldung nicht wirksam in Anspruch nehmen, während die EP-Teilungsanmeldung den Zeitrang der früheren Anmeldung wirksam in Anspruch nimmt, so könnte die Teilungsanmeldung für die eigene Stammanmeldung ebenfalls den Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ bilden und dem Patentanspruch neuheitsschädlich entgegenstehen („giftige Teilungsanmeldung“).

… und die Praxisfolgen

Eine solche Konstellation ist nunmehr aufgrund der Entscheidung G 1/15 für die geschilderten Fälle, in denen ein Patentanspruch einer EP-Patentanmeldung eine Verallgemeinerung gegenüber der Offenbarung der früheren Anmeldung enthält, deren Priorität in Anspruch genommen wird, nicht mehr möglich. Nach dem jetzt bestätigten teleologischen Ansatz muss einem so verallgemeinerten Patentanspruch der EP-Patentanmeldung hinsichtlich des Teilgegenstands, der in der prioritätsbegründenden früheren Anmeldung enthalten ist, für diesen Teilgegenstand auch eine Teilpriorität zugesprochen werden, so dass bezüglich dieses Teilgegenstands eine prioritätsbegründende EP-Anmeldung oder etwaige Stamm- oder Teilungsanmeldungen aufgrund des gleichen Zeitrangs hinsichtlich des Teilgegenstands keinen Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ bilden können.

Stellungnahme

Aus Sicht der Anmelder ist die pragmatische Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu begrüßen, da sie nun in den geschilderten Fällen, in denen ein Patentanspruch einer EP-Patentanmeldung eine Verallgemeinerung gegenüber der Offenbarung der Prioritätsanmeldung enthält, nicht mehr über mögliche „Eigenkollisionen“ von Anmeldungen besorgt sein müssen. Für die Öffentlichkeit bedeutet dies jedoch, dass sich in den geschilderten Fällen der Zeitrang eines Patentanspruchs nicht mehr ohne detaillierte Analyse der Prioritätsdokumente ermitteln lässt.

hermann@boehmert.de