Louboutin und die rotlackierte Sohle – Ist die Marke „abgelaufen“?

Anmerkung zu Schlussanträgen des Generalanwalts in Sachen  „Christian Louboutin SAS vs. Van Haren Schoenen BV“

Von Judith Hesse, LL.M.

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Der größte Schuhhändler Europas, die Firma Deichmann, verkauft Schuhe mit einer roten Sohle. Dagegen wendet sich der französische Schuhdesigner Christian Louboutin: Er reklamiert die prägnante rote Schuhsohle als Marke für sich. War er in der Vergangenheit mit diesem Vorgehen des Öfteren erfolgreich, droht Christian Louboutin nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine herbe Niederlage: Der Generalanwalt am EuGH Maciej Szpunar hat in seinen Schlussanträgen vertreten, dass für die roten Schuhsohlen kein Markenschutz bestehe (Schlussantrag vom 22.06.2017, C-163/16 – „Christian Louboutin vs. Van Haren Schoenen BV“).

Worum es geht: die rote Sohle

Louboutin ist für seine Frauenschuhe aus dem Luxussegment bekannt. Ein Paar dieser Louboutins kostet um die 500 Euro. Gemein ist allen Louboutins eine rote Sohle, das „Markenzeichen“ von Louboutin. Besondere Aufmerksamkeit und Bekanntheit erlangten die Louboutins durch diverse Auftritte in der amerikanischen TV-Erfolgsserie „Sex and the City“. Seitdem sind sie für viele zum Kultobjekt geworden.

Die rote „Kult-Sohle“ von Louboutin ist in diversen Ländern als Marke geschützt, und zwar unter anderem unter der Nummer 0874489 für High Heels (Klasse 25) in den Beneluxstaaten mit folgender Darstellung:

Folgende Beschreibung ist für die Marke hinterlegt:

„Rouge (Pantone 18-1663TP) La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque).“

Grob zusammengefasst, heißt das so viel wie: Die Marke besteht aus der Farbe Rot, die auf die Sohle eines Schuhs aufgebracht ist; der dargestellte Schuh nimmt an dem Markenschutz nicht teil, sondern soll nur die Lage der Marke kennzeichnen.

Die Sohle auf steinigem Pflaster Richtung Luxemburg, …

Sein Markenzeichen verteidigt Louboutin vehement gegen andere Hersteller.

So ist Louboutin etwa medienwirksam gegen die Verwendung einer roten Sohle als Teil eines komplett in rot gehaltenen Schuhs durch das bekannte Modehaus Yves Saint Laurent vorgegangen. Ein New Yorker Gericht wies die Klage allerdings ab und begründete dies in erster Linie damit, dass in der Modeindustrie die Farbe eine „schmückende und ästhetische Funktion“ habe. Die Monopolisierung der roten Schuhsohle für einen Markeninhaber sei eine „unzulässige Wettbewerbsbeschränkung“. Das Urteil führte zu einer Pattsituation: Louboutin wurde nämlich gleichzeitig bestätigt, dass es die Markenrechte beispielsweise für blaue oder schwarze, aber nicht rote Schuhe mit roter Sohle habe. Entscheidend für die Markenwahrnehmung war für die Richter der Farbkontrast zwischen Schuh und Sohle („Christian Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent America Inc.“, No. 11-3303, 2d Cir. 2012).

Auch in Europa führte Louboutin diverse Prozesse wegen der Verwendung einer roten Sohle gegen bekannte Modeunternehmen, mit unterschiedlichem Ausgang: In Frankreich etwa ist Louboutin mit seiner Klage gegen den Modehändler Zara gescheitert: Der Oberste Gerichtshof in Frankreich hat entschieden, dass Zara High Heels mit roten Sohlen verkaufen dürfe und die Marke von Louboutin wegen mangelnder Unterscheidungskraft löschungsreif sei (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-20.724 – „Christian Louboutin vs. Zara France“). In Belgien hingegen war Louboutin mit seiner Klage gegen den Konkurrenten Dr. Adams Footwear erfolgreich; diesem wurde vom belgischen Berufungsgericht der Vertrieb rot besohlter High Heels untersagt (Hof van beroep, Decision 2014/AR/734 of 18 November 2014 – „Christian Louboutin vs. Dr. Adams Footwear BV“).

Der Schutz der roten Sohle als Marke und ihre Eignung als Basis für Unterlassungsansprüche waren folglich lange nicht eindeutig geklärt. Nun hat der EuGH die Möglichkeit, eine wegweisende Entscheidung zu treffen.

Ein Tochterunternehmen von Deichmann, die Van Haren Schoenen B.V., hatte in den Niederlanden High Heels unter der Marke 5th Avenue mit roter Sohle für weniger als ein Zehntel des Preises für Louboutins angeboten und prominent beworben – die US-amerikanische Schauspielerin Halle Berry war Gesicht der Kampagne. Louboutin sieht darin seine Markenrechte verletzt und klagt seit dem Jahr 2013 auf Unterlassung des Verkaufs und Schadensersatz. Van Haren erhob Widerklage auf Löschung der Marke, unter anderem unter Verweis darauf, dass die Marke ausschließlich aus der Form der Ware bestehe, die dieser ihren wesentlichen Wert verleihe. Van Haren argumentierte, dass die rote Farbe der Sohlen als Form der Ware im Sinne der Markenrechtsrichtlinie anzusehen sei.

Das mit dem niederländischen Fall befasste Gericht in Den Haag hatte daraufhin den EuGH um grundsätzliche Auslegung des Eintragungshindernisses nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Markenrichtlinie 2008/95 ersucht. Es wollte wissen, ob der in der Richtlinie verwendete Begriff „Form“ auch nichtdreidimensionale Eigenschaften der Ware, wie etwa Farben, erfasst. Nach der Vorschrift ist die Form, die der Ware ihren „wesentlichen Wert“ verleiht, nicht als Marke schutzfähig. Die Kernfragen, mit welchen sich der EuGH auseinandersetzen muss, lauten also: Erstreckt sich der Begriff der Form auch auf die Farbe, und ist eine Farbe als zweidimensionale Marke überhaupt schutzfähig?

… denn ein guter Ruf ist nicht alles?!

Nach den Ende Juni 2017 veröffentlichten Schlussanträgen des EuGH-Generalanwalts Maciej Szpunar könnte Louboutin eine herbe Niederlage vor dem EuGH kassieren.

EuGH-Generalanwalt Szpunar schlägt dem EuGH nämlich vor, dem Gericht in Den Haag wie folgt zu antworten:

„Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) Ziff. iii) Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er auf ein Zeichen Anwendung finden kann, das aus der Form der Ware besteht und Schutz für eine bestimmte Farbe beansprucht.

Der Begriff Form, die der Ware ‚einen wesentlichen Wert verleiht‘, im Sinne dieser Bestimmung betrifft ausschließlich den der Form innewohnenden Wert und gestattet es nicht, den Ruf der Marke oder seines Inhabers zu berücksichtigen.“

Darüber hinaus hält der Generalanwalt es für denkbar, dass dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft fehlt. Der Gerichtshof habe daher zu prüfen, ob die Eintragung dieses Zeichens dem allgemeinen Interesse entgegensteht, die Verfügbarkeit von Farben für die anderen Wettbewerber nicht unangemessen zu beschränken.

Wohin führt der Weg der roten Sohle?

Sofern die Luxemburger Richter diesem Vorschlag folgen, wird Louboutins Markenzeichen – jedenfalls in Europa – voraussichtlich bald seine markenrechtliche Monopolstellung verlieren.

Die Argumentation des Generalanwalts überzeugt. Nach herkömmlichem Verständnis bezieht sich der entscheidungserhebliche Schutzausschließungsgrund hinsichtlich der Form einer Ware zwar allein auf dreidimensionale Eigenschaften eines Produkts. Es ist aber beispielsweise im Modebereich durchaus üblich, Teile von Bekleidungsstücken zu dekorativen Zwecken besonders einzufärben. Der Generalanwalt macht zu Recht deutlich, dass diese „funktionelle Farbgebung“ nicht über das Vehikel einer „zweidimensionalen Formmarke“ monopolisiert werden sollte.

Sollte der EuGH also zu dem Ergebnis kommen, dass der Begriff der Form einer Ware auch andere als dreidimensionale Eigenschaften, wie eine Farbe erfasst, würde dies den Schutz der Marken von Louboutin für die roten Sohlen jedenfalls in Europa in Frage stellen. Darüber hinaus wäre es – zugunsten des Wettbewerbs – der Modeindustrie an sich deutlich erschwert, Markenschutz für farbig gestaltete Produkte oder Produktteile zu erlangen.

(Marken)schutzlos muss Louboutin trotz allem nicht bleiben: Eine Möglichkeit für Louboutin, sein „Markenzeichen“ auch weiterhin unter den Schutz als Marke zu stellen, könnte etwa die Anmeldung einer Farbmarke sein. Denn schließlich ist die rote Sohle immer in einem bestimmten Rotton (Pantone 18-1663TP) gehalten. An die Eintragungsfähigkeit solcher Farbmarken sind freilich hohe Anforderungen gestellt. Allerdings könnte dem Modeschöpfer hier wiederum der gute Ruf seiner roten Sohle zum Vorteil gereichen. Denn dieser gute Ruf und die besondere Bekanntheit der roten Sohle könnten eine Eintragung der Farbe als verkehrsdurchgesetztes Zeichen fördern.

Zunächst heißt es aber abzuwarten, wie der EuGH entscheidet. Vor Ende dieses Jahres wird man wohl kaum eine Entscheidung des EuGH erwarten können.

judith.hesse@df-mp.com