Schon jetzt die Strategie anpassen

Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz – umfangreiche Änderungen bis Januar 2019

Von Dr. Björn Bahlmann

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Am 16.12.2015 wurde die Richtlinie 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken verabschiedet. Die darin vorgesehenen Harmonisierungen der nationalen Markenrechtsordnungen müssen zum größten Teil bis zum 14.01.2019 von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.

Oberstes Ziel der Richtlinie ist das ausgewogene Nebeneinander von Unionsmarke und nationaler Marke, die in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit gestärkt werden und zugleich nebeneinander koexistieren sollen. Zudem soll die Richtlinie durch ihre nationalen Umsetzungen Markeninhabern auch effektivere Mechanismen zur Bekämpfung der Produktpiraterie zur Verfügung stellen.

Inzwischen hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz den Referentenentwurf zur Umsetzung der Richtlinie im deutschen Markengesetz vorgelegt (abrufbar hier).

Wann die Änderung des Markengesetzes in Kraft tritt, steht noch nicht abschließend fest. Es spricht jedoch einiges dafür, dass dies bereits vor Ablauf der Umsetzungsfrist am 14.01.2019 der Fall sein wird. Markeninhaber sollten ihre Strategie daher bereits jetzt auf die absehbare neue Rechtslage ausrichten. Namentlich sind insbesondere die in diesem Beitrag zusammengefassten (nicht abschließenden) Änderungen für Markeninhaber in besonderem Maße bedeutsam.

Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit von Marken

8 Abs. 1 MarkenG-E sieht vor, dass die grafische Darstellbarkeit einer Marke zukünftig keine Schutzvoraussetzung mehr ist. Ausreichend (aber auch erforderlich) ist vielmehr, dass das Deutsche Patent- und Markenamt und das Publikum den Gegenstand des Markenschutzes „klar und eindeutig bestimmen“ können. Damit können nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung insbesondere auch Zeichen als Marke angemeldet werden, die in Audio- oder Bilddateiformaten wiedergegeben sind, beispielsweise akustische Zeichen oder Bildfolgen.

Erweiterung des Katalogs der absoluten Schutzhindernisse

Der Katalog der absoluten Schutzhindernisse soll nach dem Referentenentwurf erweitert werden. Wichtigster Erweiterungstatbestand ist hierbei, dass Zeichen, die geographische Herkunftsangaben, Ursprungsangaben, traditionelle Bezeichnungen für Weine, Bezeichnungen traditioneller Spezialitäten oder Sortenbezeichnungen umfassen, künftig nicht mehr als Marken geschützt werden können, § 8 Abs. 2 Nr. 9–12 MarkenG-E.

Handelsnamen und Unternehmensbezeichnungen als ausdrückliche Markenverletzung

Die geplante Erweiterung in § 14 Abs. 3 Nr. 5 Mar­kenG-E stellt ausdrücklich klar, dass die Verwendung einer geschützten Marke als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung eine Markenverletzung darstellt, wenn der Handelsname oder die Unternehmensbezeichnung für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die eine ältere Marke Schutz genießt. Neben der Umsetzung der Vorgaben der EU-Richtlinie entspricht diese Änderung auch einer bereits seit vielen Jahren in der deutschen Rechtsprechung vertretenen Linie in Bezug auf die Verletzung von Marken durch Unternehmenskennzeichen.

Erweiterte Handhabe von Markeninhabern bei Durchfuhr von Verletzungsprodukten

In erheblichem Maße gestärkt wird die Position von Markeninhabern durch die in § 14a MarkenG-E vorgesehene Neuregelung. Mit dieser wird der Schutz in Deutschland Schutz genießender Marken ausdrücklich auch auf den sogenannten Durchfuhrverkehr erstreckt, also auf potentiell markenverletzende Waren, die aus einem Drittstaat stammen und im Zollgebiet der Bundesrepublik Deutschland in ein Zollverfahren überführt werden sollen (sogenannter Transit). In Fällen, in denen derartige Waren nicht in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr gebracht, sondern in ein anderes Land weiterbefördert werden sollten, war die rechtliche Handhabe eines Markeninhabers in Deutschland bislang beschränkt, und dieser war letztlich auf ein Tätigwerden im Herkunfts- oder Bestimmungsland verwiesen. Für Fälle offensichtlicher Rechtsverletzungen (wenn das auf der Ware verwendete Zeichen also identisch oder höchstgradig ähnlich zu der geschützten Marke ist) sieht die Neuregelung zukünftig ein zweistufiges Verfahren vor.

In der ersten Stufe kann die deutsche Zollbehörde die entsprechenden Waren zurückhalten, auch wenn diese nicht in Deutschland, sondern in einem anderen Land in den Verkehr gebracht werden sollen. Widerspricht der Anmelder der Waren der Zurückhaltung nicht, werden diese unter zollamtlicher Aufsicht vernichtet.

Widerspricht der Anmelder, sieht die Neuregelung in der zweiten Stufe für diesen die Möglichkeit vor, in einem gerichtlichen Verfahren nachzuweisen, dass die betroffenen Waren für ein Drittland bestimmt sind und rechtmäßig auf den Markt gebracht werden können (etwa, weil der Markeninhaber dort nicht über Markenschutz verfügt, eine Lizenz besteht oder eine eigene, ältere Marke des Anmelders existiert).

Verbesserung der Rechtsposition von Lizenznehmern

In der gegenwärtigen Fassung des Markengesetzes ist es Lizenznehmern nur dann gestattet, gegen Dritte wegen einer Verletzung der lizenzierten Marke vorzugehen, wenn der Markeninhaber dem zugestimmt hat. § 30 Abs. 3 Satz 2 MarkenG-E sieht vor, dass Lizenznehmer zukünftig auch ohne Zustimmung des Markeninhabers Klage wegen einer Verletzung der lizenzierten Marke erheben können, wenn der Markeninhaber nach „förmlicher Aufforderung“ durch den Lizenznehmer nicht selbst innerhalb angemessener Frist Verletzungsklage erhoben hat.

Die neue Regelung in § 30 Abs. 6 MarkenG-E soll zukünftig zudem die Eintragung von Lizenzen im Register des DPMA ermöglichen.

Bemerkungen Dritter gegen die Eintragung von Marken

Die vorgesehene Änderung in § 37 Abs. 6 MarkenG-E schafft für natürliche und juristische Personen sowie Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher das Recht, Bemerkungen gegen Marken Dritter beim DPMA einzureichen, um eine Eintragung dieser Marken zu verhindern. Dies dürfte insbesondere diejenigen Fallkonstellationen betreffen, in denen ein in bestimmten Fachkreisen gängiger Begriff, der dem DPMA jedoch als solcher nicht bekannt ist, als Marke monopolisiert werden soll. Die Formulierung des Gesetzentwurfs stellt allerdings klar, dass keine Verpflichtung des DPMA besteht, die Bemerkungen der Dritten bei der Eintragungsentscheidung auch tatsächlich zu berücksichtigen.

Erweiterung der Widerspruchsgründe

Gemäß § 42 Abs. 1 Satz 2 MarkenG-E soll zukünftig auch von Inhabern geschützter Ursprungsbezeichnungen oder geschützter geographischer Angaben Widerspruch gegen Markeneintragungen eingelegt werden können.

Einführung eines Verwaltungsverfahrens zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit von Marken

Eine bedeutende Änderung des Verfahrens zu der Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit von Marken sehen die §§ 53–55 MarkenG-E vor. Bislang konnte vor dem DPMA lediglich die Nichtigerklärung einer Marke aufgrund absoluter Schutzhindernisse (also beispielsweise fehlender Unterscheidungskraft) geltend gemacht werden. Der Verfall einer Marke mangels rechtserhaltender Benutzung oder deren Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (also aufgrund relativer Schutzhindernisse) musste hingegen im Klageweg vor den ordentlichen Gerichten verfolgt werden – was vielfach mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden war.

Nach Inkrafttreten der in dem Referentenentwurf vorgesehenen Neuregelungen werden zukünftig alle Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls von Marken beim DPMA konzentriert. Eine solche zentrale Zuständigkeit besteht für Unionsmarken bereits beim Unionsmarkenamt, so dass insoweit eine Harmonisierung des Verfahrens bei nur in Deutschland Schutz genießenden und Unionsmarken erfolgt.

Dritte, die aus einer Marke angegriffen sind, gegen die beim DPMA ein Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit anhängig ist, haben zudem die Möglichkeit, diesem Verfahren beizutreten. Hierdurch wird eine Rechtsstellung des Dritten in dem Verfahren vor dem DPMA erreicht, die derjenigen des Nebenintervenienten in dem bislang erforderlichen gerichtlichen Verfahren entspricht. Die Richtlinie sieht aufgrund der Tragweite der Einführung dieses Verwaltungsverfahrens für die nationalen Markenämter insofern allerdings eine längere Umsetzungsfrist bis spätestens 14.01.2023 vor. Es bleibt daher abzuwarten, ob auch diese Änderungen – wie gegenwärtig noch im Referentenentwurf vorgesehen – ebenfalls bereits bis Januar 2019 in Kraft treten werden.

Einführung der Gewährleistungsmarke

Die neuen §§ 106a–106h MarkenG-E regeln die Einführung einer im deutschen Markenrecht neuen Markenart, nämlich der sogenannten Gewährleistungsmarke. Im Gegensatz zu den bislang existierenden Markenarten, deren primäre Funktion darin besteht, die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung von dem Markeninhaber zu kennzeichnen („Herkunftsfunktion“), besteht die Funktion der Gewährleistungsmarke in einem Hinweis auf bestimmte, von unabhängiger Seite gewährleistete Eigenschaften des mit der Gewährleistungsmarke gekennzeichneten Produkts („Garantiefunktion“).

Neben weiteren Voraussetzungen (wie etwa der Einreichung einer Satzung sowie weiteren Informationen zu dem Umfang der Gewährleistung mit der Anmeldung) kann die Gewährleistungsmarke nur von Anmeldern angemeldet werden, die keine Tätigkeit ausüben, die die Lieferung oder Erbringung von Waren oder Dienstleistungen umfasst, für die eine Gewährleistung besteht. Diese Einschränkung soll die Funktion der Gewährleistungsmarke als unabhängiges Kennzeichen für bestimmte Produkteigenschaften sicherstellen.

bahlmann@boehmert.de