Rechtzeitig handeln

Im Blickpunkt: Risikomanagement bei IP-Verletzungsklagen in den USA

Von Dr. Bernd Janssen

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Die USA sind für viele Firmen ein wichtiger Markt oder auch der Sitz von wichtigen Wettbewerbern. Anmelder, ob sie national in den USA oder international agieren, haben in der Regel ein hohes Interesse an einem Schutz ihres geistigen Eigentums in den USA. Patente, Designs und Marken, die sich in den USA in Kraft befinden, stehen daher im Fokus vieler Unternehmen. Hinzu kommt, dass es in den Prozessen in den USA viele Besonderheiten gibt, die in Deutschland unbekannt sind. Dies sind insbesondere das umfangreiche Beweiserhebungsverfahren in amerikanischen Gerichtsprozessen (Discovery-Verfahren), das Recht auf Geschworenengerichte und die Verhängung von Strafschadensersatz. Insbesondere die hohen Kosten aufgrund des vorgerichtlichen Beweiserhebungsverfahrens haben schon so manchem Unternehmen ernsthafte Probleme beschert.

Pretrial-Discovery

In den USA findet vor dem eigentlichen Patentverletzungsverfahren ein vorgerichtliches Beweiserhebungsverfahren, ein sogenanntes Pretrial-Discovery-Verfahren statt. Die wichtige Rolle des vorgerichtlichen Beweiserhebungsverfahrens zeigt sich darin, dass Kläger auch ohne den Besitz eigener Beweise ihre Ansprüche geltend machen können, wenn sie damit rechnen dürfen, die Beweismittel bei der Gegenseite oder sogar bei Dritten zu finden. Das US-Patentrecht räumt dem Kläger dafür weitreichende Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche ein.

Das Beweiserhebungsverfahren in den USA umfasst fünf Bereiche. Im Patentverletzungsverfahren sind die drei wichtigsten: das Einfordern von schriftlichen Antworten auf gestellte Fragen (Interrogatories), das Aufnehmen von Zeugenaussagen unter Eid zur späteren Verwendung vor Gericht (Depositions), der Austausch von Urkunden und Objekten. Verletzungen der Parteipflichten zur Beibringung der Beweise haben unterschiedliche Sanktionsmaßnahmen zur Folge, von der Nichtzulassung der unterschlagenen oder noch nicht präsentierten Beweisstücke bis hin zur Aussetzung des Verfahrens oder sogar dessen Abweisung.

In vielen Fällen erfasst das Beweiserhebungsverfahren aber Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Unterlagen. Um bestmöglich sicherzustellen, dass diese Unterlagen nicht an die Öffentlichkeit gelangen, werden vom Gericht sogenannte Protective Orders erlassen. Hierbei handelt es sich um gerichtliche Anordnungen zum Schutz der Parteien. Die Inhalte solcher Protective Orders bestimmt in der Regel das Gericht, sie können im Vorfeld aber auch von den Parteien verhandelt und vorgeschlagen werden. Die Maßnahmen orientieren sich an der Schutzwürdigkeit der betroffenen Daten.

Oft werden Daten nur an zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen herausgegeben (z.B. „for Attorney’s Eyes only“). Gleichwohl werden die aus den Unterlagen gewonnenen Erkenntnisse schon einmal dazu verwendet, weitere Parteien – etwa Lizenznehmer – zu identifizieren und gegebenenfalls auf Patentverletzung zu verklagen.
Die Discovery des amerikanischen Rechtssystems übt aufgrund ihres hohen Zeit- und Kostenaufwands einen wesentlichen Vergleichsdruck auf den Beklagten im US-Verfahren aus. Nicht selten liegen die Kosten für die Durchführung des Discovery-Verfahrens auf Kläger- und Beklagtenseite bei über 1 Million US-Dollar.

Geschworenengerichte (Jury)

Als Besonderheit gegenüber dem deutschen Rechtssystem garantiert die amerikanische Verfassung für die Mehrzahl der Verfahrensarten das Recht auf Geschworenengerichte (Jury). Ein Geschworenengericht besteht aus sechs bis zwölf Personen. Die Geschworenen werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, wobei die Anwälte beider Parteien eine bestimmte Anzahl von Geschworenen ohne Begründung ablehnen können (sogenannte Peremptory Challenges). Beide Parteien können ebenfalls Geschworene in unbegrenzter Anzahl zurückweisen, die aus berechtigten Gründen nicht für die Verhandlung des spezifischen Falls in Frage kommen. Die Rolle des Richters beschränkt sich im Geschworenenverfahren auf die Verhandlungsleitung und die rechtliche Belehrung der Geschworenen. Die Geschworenen sind für die Tatsachenfeststellung zuständig, legen jedoch nicht selbst die auf den Fall anwendbaren Rechtsnormen aus.

Da Geschworene in der Regel (gewollt oder ungewollt) Vorurteilen unterliegen und als juristische Laien Urteile oft nach Sympathiegesichtspunkten treffen, ist der Ausgang eines US-Verfahrens manchmal nicht vorhersehbar. Vorteilhaft ist es, wenn man in der gleichen Angelegenheit positive Urteile eines spezialisierten Gerichts vorlegen kann (etwa ein Nichtigkeitsurteil eines deutschen Gerichts, den Widerruf eines Patents im europäischen Einspruchsverfahren aufgrund materiellrechtlicher Gesichtspunkte oder ein positives Urteil eines deutschen Verletzungsgerichts).

Claim-Construction- oder „Markman“-Anhörungen

Eine weitere wichtige Rolle im US-Patentverletzungsverfahren spielen auch die sogenannten Claim-Construction- oder „Markman“-Anhörungen. Die Auslegung eines Patentanspruchs ist nämlich nach dem US-Verständnis keine Tatsachen-, sondern eine Rechtsfrage, und die Entscheidung darüber obliegt dem verfahrensführenden Richter, der den Schutzbereich des Anspruchs auslegt. Da die Auslegung eines Patentanspruchs oft schon über Verletzung bzw. Nichtverletzung entscheidet, ist die Vergleichsrate nach einer solchen „Markman“-Anhörung in der Regel besonders hoch.

Strafschadensersatz (Punitive Damages)

Eine weitere Besonderheit des US-amerikanischen Rechtssystems bildet der Strafschadensersatz, sogenannte Punitive Damages. Hierbei handelt es sich um Schadensersatzleistungen, die dem Beklagten im Zivilprozess als Strafe auferlegt werden und gleichzeitig als Wiedergutmachung für den Geschädigten dienen. Es handelt sich um Wiedergutmachungszahlungen zusätzlich zum ausgleichenden Schadensersatz, soweit der Beklagte vorsätzlich oder grob fahrlässig und in besonders anstößiger Weise gehandelt hat. Das Ausmaß an Strafschadensersatz kann im Patentrecht dadurch gemindert werden, dass der vermeintliche Patentverletzer seinen Aufklärungspflichten nachgekommen ist und für das zu vertreibende Produkt umfangreiche Patentrecherchen betrieben und im Zweifel Nichtverletzungsgutachten oder Nichtigkeitsgutachten eingeholt hat.

Fazit

Im Vorausgehenden wurden die Besonderheiten des US-Patentverletzungsverfahrens dargestellt. Beim Management der Risiken eines US-Patentverletzungsprozesses ist nicht nur auf den potentiellen Strafschadensersatz zu achten, sondern auch auf die vergleichsweise hohen Kosten und den hohen Zeitaufwand, die etwa das Beweiserhebungsverfahren (Discovery) mit sich bringt. Daher sind wichtige Bestandteile eines Risikomanagements die regelmäßige Durchführung von Patentrecherchen, um frühzeitig potentielle Gefahren zu identifizieren und Maßnahmen wie Patentüberwachungen, Nichtverletzungsgutachten oder Nichtigkeitsgutachten in Auftrag zu geben. Weitere wichtige Bausteine sind auch die Überwachung paralleler Schutzrechte in anderen Ländern und die Durchführung etwa von Einspruchsverfahren, die im Erfolgsfall als Sachverständigengutachten im US-Verfahren herangezogen werden können.

Mögliche rechtliche Fallen sollten schon im Vorfeld ausgeräumt werden; denn, ist man erst einmal verklagt, muss man mit Verfahrenskosten im Bereich von 1 Million bis 10 Millionen US-Dollar rechnen.

Schließlich sollten schon im Vorfeld Daten, die gegebenenfalls in einem Verfahren als vertraulich gekennzeichnet werden müssen, weil sie Geschäftsgeheimnisse beinhalten, von vornherein nur einem begrenzten Kreis von Personen zugänglich gemacht werden. Betreffen solche Daten zum Beispiel die Beziehung zu Kunden, so kann man bei drohender Patentverletzungsklage sogenannte Common-Interest-Verträge abschließen, die sicherstellen sollen, dass vertrauliche Daten auch als solche anerkannt werden, selbst wenn man sie mit Kunden teilt.

janssen@uex.de