Eine Frage der Zulässigkeit

T 414/17 und T 623/18: Anforderungen an die hinreichende Substantiierung von Einspruchsgründen

Von Dr. Anatol Spork

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Kürzlich sind im Rahmen von Einspruchsverfahren gegen die Erteilung europäischer Patente zwei Entscheidungen der Beschwerdekammern ergangen, die hilfreiche Anhaltspunkte für die Zulässigkeit von Einsprüchen liefern, hier in Bezug auf das Erfordernis der hinreichenden Substantiierung von Einspruchsgründen. In den beiden Fällen mit den amtlichen Aktenzeichen T 414/17 und T 623/18 wurden dabei die angefochtenen Entscheidungen der erstinstanzlich zuständigen Einspruchsabteilungen aufgehoben, die die Einsprüche zunächst als unzulässig verworfen hatten.

Gesetzlicher Rahmen
Im patentrechtlichen Einspruchsverfahren ist die Beweiswürdigung grundsätzlich Teil der Prüfung der sachlichen Begründetheit. Wie Artikel 101 EPÜ ausdrücklich bestimmt, stellt sich die Frage, ob die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel einen der Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ tragen, allerdings erst, wenn der zugrundeliegende Einspruch zulässig ist.
Die Zulässigkeit des Einspruchs ist in jeder Phase des Einspruchsverfahrens von Amts wegen zu prüfen. Gemäß Regel 77(1) EPÜ in Verbindung mit Regel 76(2)(c) EPÜ ist ein Einspruch unter anderem nur zulässig, wenn bis zum Ablauf der Einspruchsfrist ein Vortrag des Einsprechenden vorliegt (in der Regel im Einspruchsschriftsatz), der neben der Nennung der geltend gemachten Einspruchsgründe auch die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthält, die Einspruchsgründe müssen also hinreichend substantiiert werden. Der Einspruch ist insgesamt zulässig, sobald mindestens ein Einspruchsgrund innerhalb der Einspruchsfrist hinreichend substantiiert worden ist. Für eine teilweise Zulässigkeit eines Einspruchs findet sich im EPÜ keine Grundlage.
Die vom Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind somit doppelt relevant und erfordern eine differenzierte Prüfung. Im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung muss zunächst ermittelt werden, ob diese Tatsachen und Beweismittel die geltend gemachten Einspruchsgründe hinreichend substantiieren. Nur wenn dies zu bejahen ist, stellt sich in der nachfolgenden Prüfung der Begründetheit die Frage, ob eben diese Tatsachen und Beweismittel der Aufrechterhaltung des angegriffenen Patentes entgegenstehen.

Verfahrenshistorie
In beiden angeführten Fällen wurden innerhalb der Einspruchsfrist mangelnde Patentfähigkeit (Artikel 100(a) EPÜ) und unzureichende Offenbarung (Artikel 100(b) EPÜ) als Einspruchsgründe geltend gemacht. Beide Einspruchsabteilungen verwarfen die Einsprüche jeweils mit der Begründung als unzulässig, dass keiner der geltend gemachten Einspruchsgründe hinreichend substantiiert worden war.
Beide angerufenen Beschwerdekammern folgten dieser Beurteilung nicht und kamen zu dem Schluss, dass die innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemachten Einspruchsgründe im Sinne der Regel 76(2)(c) EPÜ hinreichend substantiiert worden waren. Vor diesem Hintergrund bejahten beide Kammern die Zulässigkeit der zugrundeliegenden Einsprüche und verwiesen zur weiteren Sachprüfung an die erste Instanz zurück.
Die tragenden Entscheidungsgründe
Die Kammern nahmen dabei zu den geltend gemachten Einspruchsgründen wie folgt Stellung:

  • Der zurückgenommene Einspruchsgrund (T 414/17)

In dem dieser Entscheidung zugrundeliegenden Einspruchsverfahren wurde der Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung (Artikel 100(b) EPÜ) zwar im Einspruchsschriftsatz (hinreichend) substantiiert, aber im späteren erstinstanzlichen Verfahren von der Einsprechenden zurückgenommen. Deshalb hatte die Einspruchsabteilung diesen Grund im Rahmen ihrer Zulässigkeitsprüfung nicht weiter gewürdigt.
Hierzu führte die angerufene Beschwerdekammer aus, dass die Zurücknahme eines Einspruchsgrunds im späteren Verfahrensstadium, hier in der mündlichen Verhandlung, im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung unbeachtlich sei. Maßgeblich dafür, ob das Erfordernis der Regel 76(2)(c) EPÜ erfüllt ist, sei nach Regel 77(1) EPÜ die Verfahrenslage im Zeitpunkt des Ablaufs der neunmonatigen Einspruchsfrist. Das spätere Schicksal eines zu diesem Zeitpunkt geltend gemachten Einspruchsgrunds sei in diesem Kontext unerheblich. Der zugrundeliegende Einspruch wurde als (insgesamt) zulässig angesehen, da mindestens ein Einspruchsgrund im Einspruchsschriftsatz hinreichend substantiiert worden war.

  • Die offenkundige Vorbenutzung (ebenfalls T 414/17)

Die auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützten weiteren Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100(a) EPÜ) waren erstinstanzlich als nicht hinreichend substantiiert angesehen worden, weil die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel weder das konkrete Datum der Benutzungshandlung noch die genaue Identität aller Beteiligten erkennen ließen.
Die angerufene Kammer erläuterte hierzu, dass eine hinreichende Substantiierung eines Einspruchsgrunds, der auf eine behauptete offenkundige Vorbenutzung gestützt wird, die Beantwortung der Fragen, „was“, „wann“, „wo“, „von wem“ und „wie“ benutzt worden ist, nur insoweit erfordere, dass es Patent­inhaber und Einspruchsabteilung möglich ist, das Vorbringen des Einsprechenden zu verstehen. Die Frage, ob dieses Vorbringen darüber hinaus schlüssig ist, sei der Prüfung auf sachliche Begründetheit vorbehalten. Im Einspruchsschriftsatz war angegeben worden, dass die in Frage stehenden Produkte „vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patentes“ der „Öffentlichkeit“ zugänglich gemacht worden seien. Hierzu befand die Kammer, dass diese Angaben zusammen mit den Datierungen von dazu eingereichten Katalogseiten und Zeichnungen ausreichend deutlich das Jahr 2009 als relevanten Benutzungszeitraum bezeichneten. Für die Zwecke der Substantiierung sei dieser Zeitraum hinreichend genau identifiziert und auch die fehlende explizite Angabe eines konkreten Abnehmers unschädlich. In diesem Zusammenhang stellte die Einsprechende/Beschwerdeführerin darauf ab, dass es sich bei den in Frage stehenden Produkten um Massenware handele und somit den gewöhnlichen Marktgepflogenheiten entsprechend kein Abnehmer namentlich in Erscheinung tritt.

  • Die mangelnde Qualität (T 623/18)

Die Einspruchsabteilung hatte die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100(a) EPÜ) für nicht hinreichend substantiiert befunden, weil der Einspruchsschriftsatz bei der Diskussion des dem Patent entgegengehaltenen Standes der Technik keine konkreten Verweise auf die einzelnen Anspruchsmerkmale enthielt, die daraus hervorgehen sollten, und kein konkretes Dokument als nächstliegender Stand der Technik ermittelt worden war.
Hierzu führte die angerufene Kammer aus, dass der Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist Druckschriften (Beweismittel) vorgelegt und deren Inhalt (Tatsachen) diskutiert habe. Dieses Vorbringen ließe sich unter die Einspruchsgründe des Artikels 100(a) EPÜ subsumieren. Patentinhaber und Einspruchsabteilung konnten bereits im relevanten frühen Verfahrensstadium (= vor Ablauf der Einspruchsfrist) die Art der Beanstandung und die dazugehörige Beweisführung und Argumentation eindeutig nachvollziehen. Hierfür sei es unbeachtlich, dass der Einspruchsschriftsatz auf konkrete Verweise auf die einzelnen Anspruchsmerkmale und die konkrete Nennung eines Dokuments als nächstliegenden Stand der Technik verzichtet hatte. Diese Mängel beträfen den Inhalt und die Qualität des Vorbringens der Einsprechenden und hätten demnach erhebliches Gewicht in der Begründetheitsprüfung. Sie könnten aber nicht zur Unzulässigkeit des Einspruches führen. Dazu stellte die Kammer ferner fest, dass es die Einspruchsabteilung versäumt habe darzulegen, ob und wieweit es dem Fachmann nicht möglich gewesen sei, der Argumentation im Einspruchsschriftsatz aufgrund der bestehenden Mängel folgen zu können.

  • Die falschen Argumente (T 623/18)

Bezüglich des Einspruchsgrunds der unzureichenden Offenbarung hatte die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, dass keine hinreichende Substantiierung vorlag, weil sich die Argumente im Einspruchsschriftsatz primär auf mangelnde Klarheit (kein Einspruchsgrund) und weniger auf eine unzureichende Offenbarung lesen ließen.
Die angerufene Kammer stellte hierzu fest, dass die Beantwortung der Frage, ob das Vorbringen des Einsprechenden sich einzig auf einen Mangel an Klarheit erstreckt und nicht geeignet ist, den Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung (Artikel 100(b) EPÜ) zu tragen, der Sachprüfung vorbehalten sei. Gleiches gelte auch für die in diesem Kontext erforderliche Anspruchsauslegung. Anspruchsauslegung und Klarheitsmängel könnten grundsätzlich entscheidenden Einfluss auf die Frage der Ausführbarkeit haben und ließen sich somit unter den Einspruchsgrund des Artikels 100(b) EPÜ subsumieren. Vor diesem Hintergrund kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Einspruchsschriftsatz die Art der Beanstandung und die dazugehörige Argumentation ohne unzumutbaren Interpretationsaufwand im Sinne der Regel 76(2)(c) EPÜ hinreichend nachvollziehbar machte.

Fazit
In Bezug auf hinreichende Substantiierung kommt es auf die Verfahrenslage zum Ablauf der Einspruchsfrist an. Ferner bildet das Substantiierungserfordernis keine Grundlage dafür, Kernfragen der sachlichen Begründetheit in die Prüfung der Zulässigkeit zu verlagern.
Einerseits gibt die vorliegende Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern Einsprechenden für ähnliche Fälle Hoffnung, dass eine erstinstanzliche Rüge mangelnder Substantiierung nicht zum Erfolg führt und der Einspruch für zulässig befunden wird.
Andererseits sollten die angeführten Entscheidungen nicht als Einladung missverstanden werden, auf eine eingehende Substantiierung der Einspruchsgründe zu verzichten. Das Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist bleibt nach wie vor die Grundlage für den Gesamterfolg des Einspruchs.

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