Erhöhte Anmeldeerfordernisse bei Einzeldesigns

Im Blickpunkt: BGH wendet sich endgültig von Schnittmengentheorie ab

Von Helena Bertelsmeier, LL.M.

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Der Bundesgerichtshof (BGH) verschärft mit einem aktuellen Beschluss die Anforderungen an Designanmeldungen: Ein Einzeldesign ist demnach nichtig, wenn bei Anmeldung mehrere Ausführungen eines Produkts mit abweichenden Merkmalen eingereicht werden. Denn in diesem Fall gäben die eingereichten Darstellungen nicht die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses wieder und ließen damit den gemäß § 1 Nr. 1 DesignG geforderten einheitlichen Schutzgegenstand nicht erkennen, so der BGH (BGH, Beschluss vom 20.12.2018 – I ZB 25/18).

Der Fall
In dem aktuellen Fall ging es um ein Design des Industriedesignstudios Novakonzept. Das Designstudio war Inhaber eines eingetragenen deutschen Designs und daraus gegen den Helmhersteller Casco vorgegangen. Casco stellte daraufhin einen Nichtigkeitsantrag gegen das Design von Novakonzept.

Sachverhalt
Die Anmeldung des streitgegenständlichen Designs bestand aus sieben Schwarz-Weiß-Bildern. Die Bilder zeigen allesamt einen Sporthelm. Jede Abbildung präsentiert den Helm jedoch mit anderen Zubehörteilen wie beispielsweise Schirm oder Ohrenklappen und in unterschiedlichen Farb- und Dekorgestaltungen. In der Erzeugnisbeschreibung ist unter anderem angegeben, dass der Helm formal aus vier Helmschalen bestehe und in verschiedenen Größen mit wechselbaren Schirm- sowie Schildteilen und Zusatzteilen wie einem Reiterknopf als Reit- oder als Radhelm mit entsprechenden Farben und Grafikelementen ausgelegt sei.
In dem Nichtigkeitsantrag gegen dieses Design rügte der Helmhersteller Casco, das Designstudio Novakonzept habe bei der Anmeldung des Streitdesigns Abbildungen des Produkts mit jeweils divergierenden Merkmalen eingereicht. Casco argumentierte daher weiter, dem Design fehle die Schutzfähigkeit, weil es keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen lasse, und sei deshalb gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig.
Die Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) wies den Nichtigkeitsantrag des Helmherstellers Casco zurück, das Bundespatentgericht (BPatG) die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde.

Entscheidungsgründe des BGH
Der BGH sah die Sache anders: Die Karlsruher Richter kritisierten das Auslegungsergebnis des BPatG, wonach der Anmeldung die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses, nämlich die Grundform eines vierteiligen Helms, entnommen werden könne, während die divergierenden Merkmale außer Acht gelassen werden könnten.
Ein auf diese Weise aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale gebildeter Schutzgegenstand sei aber in der konkreten Anmeldung nicht sichtbar wiedergegeben, sondern existiere allein in der Vorstellung des Betrachters, so der BGH. Gegenstand des Designschutzes könnten jedoch allein die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebenen Merkmale der Erscheinungsform eines Erzeugnisses sein und nicht die lediglich in der Vorstellung des Betrachters existierenden Merkmale, stellten die Karlsruher Richter klar.
Im Ergebnis könne eine im Wege der Abstraktion gebildete Schnittmenge von übereinstimmenden Merkmalen nicht die in § 1 Nr. 1 DesignG geforderte Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses bilden, beschloss der BGH.
Für dieses Ergebnis sprächen nach Ansicht des BGH auch Gründe der Rechtssicherheit: Dritte und insbesondere Mitbewerber müssten nach dem Grundsatz der Registerklarheit aus der Darstellung des Designs im Register unmittelbar und eindeutig ersehen können, wofür der Anmelder Schutz beanspruche, so der BGH unter Verweis auf die BGH-Entscheidung „Weinkaraffe“ (BGH, GRUR 2012, Seite 1139 Rn. 23 – Weinkaraffe). Dem Gebot der Rechtssicherheit sei nicht genügt, wenn der vom Anmelder beanspruchte Schutzgegenstand in mehreren gedanklichen Schritten aus den Darstellungen im Register erschlossen werden müsse, argumentierten die Richter.
Die Rechtsbeschwerde von Casco hatte daher Erfolg, der BGH äußerte im Beschlussweg seine entgegenstehende Rechtsansicht und verwies die Angelegenheit zur Sachentscheidung an das BPatG zurück.

Kritik
Der aktuelle Entschluss des BGH dürfte keine Überraschung darstellen: Bereits im Jahr 2012 zeichnete sich eine Abkehr des BGH von seiner bis dahin anmelderfreundlichen Entscheidungspraxis im Designrecht ab.
Zu dieser Zeit erteilte der BGH mit seiner „Weinkaraffen“-Entscheidung dem sogenannten Elementenschutz eine klare Absage (Klawitter, Anmeldestrategien nach der BGH-Entscheidung „Weinkaraffe“, GRUR-Prax 2013, 53).
Diesen Weg beschreitet der BGH mit dem Ende 2018 erlassenen Beschluss nun konsequent weiter.
Endgültig vorbei ist es damit mit der sogenannten „Schnittmengentheorie“ aus dem Jahr 2001. Danach war gemäß des „Sitz-Liegemöbel“-Urteils die Schnittmenge verschiedener Ausführungen eines Produkts schutzfähig, wenn mehrere Abbildungen, die bei der Designanmeldung eingereicht wurden, unterschiedliche Ausführungen des Produkts zeigten (BGH, GRUR 2001, 503 – Sitz-Liegemöbel).

Auswirkungen auf die Anmeldestrategie
Für Designanmelder bedeutet der aktuelle BGH-Entschluss, dass sie ab jetzt erhöhte Sorgfalt bei der Anmeldung walten lassen müssen: Abbildungen, die das Produkt in verschiedenen Ausführungsformen zeigen, sollten nicht mehr zur Anmeldung eines Einzeldesigns eingereicht werden.
War dies in der Vergangenheit in bestimmten Fällen noch ratsam, um einen möglichst breiten Schutzumfang zu erzielen, ist aufgrund des aktuellen Beschlusses nun Vorsicht geboten. Zwar wird in zukünftigen
Verfahren noch zu klären sein, ob tatsächlich auch kleine Abweichungen in Details von Designdarstellungen als weitere Ausführungsform angesehen werden, doch Anmeldern droht bei dieser Vorgehensweise ein erhöhtes Nichtigkeitsrisiko.
Gibt es mehrere Ausführungen eines Produkts, bietet sich stattdessen eine Sammelanmeldung gemäß ­ ­§ 12 DesignG an.

helena.bertelsmeier@df-mp.com